Comment contester une décision de l'INPI

La transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques » a modifié les modalités d’appel des différentes procédures engagées devant l’INPI en droit des marques. D’abord, l’INPI vérifie que la demande contient toutes les mentions imposées par le Code de la propriété intellectuelle : identité du déposant, représentation graphique ou numérique du signe, produits et services classés selon la classification de Nice.

Les procédures administratives devant l'INPI et leurs décisions

La Directive du 16 décembre 2015 a introduit une procédure d’opposition d’une marque devant l’INPI. Ainsi, si une marque nouvelle porte atteinte à une marque française déposée, une marque de l’Union Européenne ou encore une marque notoire, la procédure d’opposition permet d’en empêcher l’enregistrement. La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure.

La Directive du 16 décembre 2015 a également introduit une procédure administrative en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI disponible depuis le 1er avril 2020. La décision de déchéance ou d’annulation est prise par le directeur général de l’INPI et peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Depuis le 1er avril 2020, ces décisions ont l’effet d’un jugement.

Qui peut agir et comment former une opposition

Qui peut faire opposition ? L’opposition peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement, ou s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter. Comment faire opposition en ligne ? Toute opposition s'effectue exclusivement en ligne via votre compte sur l’espace e-procédures de l’INPI. Remarque : Un compte e-procédures correspond à une personne précisément identifiée.

Lors d’une opposition de marque à l’INPI, l’opposant a deux mois à partir de la publication du dépôt de marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour faire opposition. L’opposant doit agir dans le même délai de deux mois.

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Déroulement de la procédure d'opposition devant l'INPI

La procédure d’opposition est contradictoire, c'est-à-dire que toute observation ou pièce transmise à l'INPI par l'une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre. Lors d’une opposition fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, le déposant peut demander à l'opposant de démontrer que sa marque est exploitée.

La nouvelle procédure d’opposition en vigueur permet de déposer l’exposé des moyens c’est-à-dire l’argumentation détaillée et les pièces l’accompagnant un mois après la date limite d’opposition. L’opposant a un mois pour répliquer. On peut regretter qu’il ne soit pas possible d’indiquer à l’INPI qu’on ne souhaite pas répondre afin d’accélérer le traitement de la procédure.

Une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre ; À l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de 3 mois. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.

À l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales. Les parties sont alors convoquées par l’INPI. La date de la commission orale marque la fin de la phase d’instruction. La durée de la procédure varie en fonction du numéro d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois à 1 an.

Coûts et formalités

Combien coûte une opposition ? Une opposition fondée sur un seul droit coûte 400 €. Le montant de la taxe d’opposition est de 400 euros pour un seul fondement. Cela constitue une augmentation importante par rapport au montant de la taxe d’opposition antérieure.

Examen par l'INPI et impact des réformes

Dès la réception du dossier, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) scrute le signe, ouvre la porte aux observations de tiers, puis décide l’enregistrement ou le refus. L’INPI dispose de quatre mois à compter de la réception pour relever un motif absolu de refus : signe descriptif, contraire à l’ordre public, trompeur ou interdit par un texte spécial (drapeaux, AOP, IGP).

Sous l’empire de la loi de 1964, l’INPI n’examinait que les motifs absolus. La réforme de 1991, confirmée par le « paquet marque » européen, a conservé ce principe : l’office français ne vérifie pas d’office la disponibilité du signe. Cependant, les motifs absolus ont été enrichis. La référence aux « caractéristiques du produit donnant une valeur substantielle » limite désormais les tendances esthétiques, tandis que la protection renforcée des appellations d’origine ou des indications géographiques empêche l’appropriation indue des terroirs.

Depuis la réforme de la procédure, l’INPI examine en détail l’usage des marques antérieures pour lesquelles il est demandé des preuves d’usage. Le standard de preuve est le même que devant l’Office des Marques de l’Union Européenne ou un Tribunal français. L’INPI se voit confier des litiges plus complexes et tend à se substituer aux Tribunaux. La procédure d’opposition de marque devant l’INPI est plus longue et plus complexe.

Recours contre une décision de l'INPI : délai et forme

Si l’INPI refuse la marque ou accueille une opposition, le déposant peut engager un recours. La décision définitive est notifiée par lettre recommandée ; le recours doit être formé dans le mois qui suit la présentation du pli. Très important : le recours contre une décision prise durant la phase d’examen ou d’opposition est un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif. La cour contrôle la légalité de la décision, mais ne réexamine pas l’affaire sur des pièces nouvelles. Le dossier jugé est celui qui était sur la table du directeur de l’INPI.

La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure. Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet ou d’admission de l’opposition, il est possible de former un recours en annulation devant la cour d’appel spécialisée du lieu de résidence du demandeur à l’action (CPI, art. R.411-19-1 et s.).

La déclaration de recours doit être effectuée par voie électronique et doit contenir : identité complète, objet du recours, exposé des moyens, mandat d’avocat et copie de la décision contestée. La déclaration de recours se fait exclusivement par voie électronique et doit contenir : identité complète, objet du recours, exposé des moyens, mandat d’avocat et copie de la décision contestée.

Modalités pratiques du recours en annulation (opposition)

Le demandeur doit remettre ce recours auprès du greffe et le communiquer par LRAR au directeur de l’INPI à peine de caducité (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/01921).
Par la suite, le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie adverse pour remettre les siennes au greffe et au directeur de l’INPI et le cas échéant, former un recours incident.
Des mentions obligatoires doivent aussi être satisfaites (CPI, art. R. 411-21) bien qu’une régularisation en cours d’instance ait pu être admise.
Ce recours n’est pas suspensif et il n’est pas possible de produire des nouvelles pièces (CPI, art. R. 411-37).
La compétence territoriale est déterminée par le lieu où demeure (ou siège) la personne qui forme le recours.
Les actes de procédure et pièces doivent être transmis à la Cour par RPVA, et au DG de l’INPI par LRAR.

Recours en réformation (décisions de déchéance ou d'annulation)

La demande doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions (CPI, art. R. 411-21). Cet appel est suspensif et dévolutif. Des nouvelles pièces peuvent être produites puisque la cour d’appel statue en fait et en droit (CPI, art. R. 411-37). Il convient de souligner que la constitution d’un avocat est obligatoire (CPI, art. R. 411-22).

Ensuite, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision contestée pour adresser ses écritures au greffe de la cour d’appel et une copie à l’INPI par LRAR, à peine de caducité (CPI, art. R. 411-29). La remise des conclusions en réponse du défendeur est soumise aux mêmes modalités.

Un recours en réformation est suspensif. L’effet dévolutif sera délimité dès la déclaration de recours pour le Requérant, aussi appelé Déclarant au recours, et, dès les premières conclusions pour les autres Parties. La déclaration de recours devra donc mentionner « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels le recours sera limité ».

L’effet dévolutif étant attaché au recours, la Cour a connaissance de l’entier litige. Des éléments non versés aux débats devant l’INPI (arguments/pièces) peuvent en conséquence être produits pour la première fois devant la Cour. D’ailleurs, un titulaire de marque contestée est recevable à former un tel recours devant la Cour d’appel, même s’il ne s’est pas manifesté au cours de la procédure INPI ayant abouti à la décision objet de ce recours (CA Paris, 15 av.).

Sanctions de la méconnaissance des règles de procédure

Ces procédures sont largement inspirées du droit commun, elles recèlent des subtilités dont la méconnaissance sera sévèrement sanctionnée. Il est incroyablement important de respecter les délais et modalités de communication : la remise des conclusions et leur signification au titulaire de la demande peut entraîner la caducité du recours (CA Paris, 28 janv.).

Également et transformation radicale, désormais les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’INPI sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de procédure civile (CPI, art. R.411-20). Cette évolution tend à rapprocher la procédure applicable aux recours contre les décisions du directeur de l’INPI à la procédure d’appel ordinaire.

Ce que peut décider la Cour d'appel

En cas de recours contre un rejet total ou partiel de marque, faisant suite à une opposition, la juridiction saisie peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. C’est un recours en annulation. La Cour ne peut pas, en revanche, donner des injonctions au Directeur général de l’INPI ou se substituer à lui pour enregistrer la marque. L’effet dévolutif n’étant pas attaché au recours, les éléments produits devant la Cour qui n’auraient pas été soumis à l’INPI sont écartés des débats.

En cas de recours dans le cadre d’une déchéance de marque ou d’une nullité de marque, la juridiction saisie peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. C’est un recours en réformation. La Cour a connaissance de l’entier litige et peut recevoir de nouvelles pièces et arguments.

Stratégies pratiques avant et après un dépôt

Déposer une marque n’est pas un simplement remplir un formulaire. Agir en amont - recherche d’antériorités, choix d’un signe distinctif, surveillance après dépôt - réduit les risques. Il est toujours préférable de privilégier la discussion. Trouver un accord peut prendre du temps. Or, en cas d’opposition, l’INPI vous laisse un délai de 2 mois pour présenter des observations contestant le bien fondé de l’opposition.

Si vous pensez que les discussions vont dépasser ce délai, vous pouvez proposer à l’opposant une suspension de procédure afin de pouvoir discuter sereinement du projet de coexistence. Pour négocier utilement, il faut être deux. Dans ce cas, il ne faut négliger aucun argument. Il vous faudra exploiter toutes les différences visuelles et phonétiques pour contester le bien-fondé de l’opposition. Il faut surtout ne pas oublier que la comparaison doit être pensée par rapport à la perception qu’aura le public des deux marques.

Il vous est possible d’introduire un recours devant la Cour d’appel de Paris qui n’a pas toujours la même position que l’INPI. En revanche, une procédure en appel prend du temps et peut s’avérer coûteuse. Pour déposer votre marque sereinement et éviter un risque d'opposition, il est recommandé de vérifier la disponibilité d'une marque en faisant une recherche d'antériorité de marque.

Atelier 2 - Opposition INPI et opposition OEB, des sœurs pas si jumelles

Focus : missions de l’INPI

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’Industrie. L’INPI instruit et délivre, au nom de l’État, les différents titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. Toutes les décisions rendues par le directeur général doivent être dûment motivées et sont susceptibles de recours devant les cours d’appel compétentes.

Procédure	Délai principal	Effet de l'appel	Possibilité de nouvelles pièces
Opposition (recours en annulation)	1 mois après notification	Non suspensif, pas dévolutif	Non
Déchéance/nullité (recours en réformation)	1 mois après notification	Suspensif et dévolutif	Oui

La loi du 12 novembre 2013 pose le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord (sous certaines conditions). La possibilité d’un recours gracieux subsiste. Le directeur général de l’INPI peut, dans un délai de quatre mois, rapporter une décision créatrice de droits entachée d’illégalité. Ce temps court encourage une action rapide et argumentée.

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