Motifs de refus d'un brevet par l'INPI et procédure de recours : analyses et enseignements récents

La mise en place du droit d'opposition aux brevets français et la procédure associée devant l'INPI ont profondément modifié le paysage de la protection des inventions. La loi PACTE, l'ordonnance du 12 février 2020 et le décret d'application du 6 mars 2020 ont instauré une procédure administrative rapide et contradictoire permettant de contester la validité d'un brevet d'invention délivré par l'INPI. Cette procédure s'inspire largement de la pratique de l'Office européen des brevets (OEB) tout en conservant des spécificités procédurales propres, notamment l'appel devant la cour d'appel de Paris en cas de recours contre la décision du Directeur général de l'INPI.

Contexte législatif et objectifs de la réforme

La loi PACTE a renforcé la procédure d'examen des brevets français, en prévoyant notamment un examen de l'activité inventive. L'ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les dispositions relatives à la procédure d'opposition devant l'INPI. Les objectifs de ces nouvelles dispositions sont multiples : harmoniser la pratique de l'INPI avec celle de l'OEB, renforcer la « qualité » des brevets français, faciliter la contestation des brevets délivrés par l'INPI, réduire le contentieux judiciaire en annulation des brevets et limiter la gêne causée par des brevets contestables.

Champ d'application et conditions de recevabilité

L'opposition est ouverte à toute personne, physique ou morale, à l'exception du titulaire du brevet concerné. La recevabilité ne suppose pas la démonstration d'un intérêt à agir, contrairement à l'action judiciaire. L'opposition peut être formée dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la mention de délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Lorsqu'elles sont multiples, les oppositions à l'encontre d'un même brevet sont regroupées d'office par l'INPI.

Motifs de l'opposition et étendue

L'opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés : défaut de brevetabilité (absence d'invention, défaut de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle), insuffisance de description, extension de l'objet au‑delà du contenu de la demande initiale. L'opposant doit préciser la portée de l'opposition et les revendications contestées avant la fin du délai d'opposition ; ces éléments ne doivent plus pouvoir être modifiés ultérieurement devant l'INPI, même s'ils pourraient l'être dans le cadre d'un recours devant la cour d'appel.

Déroulement de la procédure devant l'INPI

La procédure d'opposition devant l'INPI est écrite et contradictoire. Elle comporte plusieurs phases successives avec des délais stricts :

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Phase de recevabilité (2 mois maximum) ;
Phase d'instruction (11 mois maximum) comprenant la phase d'information, la rédaction de l'avis d'instruction (3 mois), le débat écrit et la procédure orale ;
Phase de décision (4 mois suivant la clôture de l'instruction) aboutissant à la décision motivée du Directeur général de l'INPI.

La procédure est close si l'opposant retire son opposition, si le brevet est déclaré nul par une décision judiciaire définitive, si le titulaire renonce aux revendications visées, ou si les effets du brevet ont cessé, sauf intérêt légitime justifié par l'opposant.

Modifications du brevet par le titulaire

Conformément à la pratique de l'OEB, le titulaire peut modifier les revendications, la description et les dessins dans les limites interdites par le principe d'extension de la portée et d'ajout de contenu. Ces modifications doivent constituer des positions de repli face aux griefs de l'opposant. Le Directeur général de l'INPI peut révoquer le brevet en tout ou partie ou le maintenir sous une forme modifiée.

Effets de la décision d'opposition et voies de recours

La décision du Directeur général de l'INPI a les effets d'un jugement : elle constitue un titre exécutoire, est motivée et notifiée et a un effet absolu et rétroactif jusqu'à la date du dépôt de la demande. La décision est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris ; le recours a un effet suspensif et permet la réformation de la décision. Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées à l'article L.411-4 sont des recours en réformation qui défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige.

Motifs de rejet d'un brevet par l'INPI au stade d'opposition

Les motifs conduisant à la révocation ou au rejet d'un brevet sont, au premier chef, le défaut de nouveauté et le défaut d'activité inventive identifiés au regard des antériorités invoquées, ainsi que l'insuffisance de description ou l'extension au-delà du contenu de la demande initiale. L'INPI peut aussi juger une modification proposée par le titulaire non conforme à une décision de révocation partielle et la rejeter.

Procédure d'appel et question des requêtes subsidiaires

Un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu dans le cadre d'un recours contre une décision statuant sur opposition, a apporté des précisions importantes sur la nature du recours et la recevabilité des requêtes subsidiaires présentées en cause d'appel. La cour rappelle qu'il s'agit d'un recours en réformation et que les recours en réformation défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige, de sorte que la demande en annulation ne pouvait tendre qu'à la réformation de la décision.

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Sur le fond, la cour a analysé la production en cause d'appel de nouvelles antériorités et a considéré que, si celles-ci étaient insuffisantes pour détruire la nouveauté du brevet maintenu modifié par l'INPI, elles suffisaient néanmoins à priver la revendication 1 d'activité inventive. Le point le plus singulier porte sur la recevabilité d'une nouvelle requête subsidiaire déposée en cause d'appel en réaction à ces nouvelles antériorités.

La cour d'appel retient, en ligne avec sa jurisprudence antérieure, que des requêtes subsidiaires formulées pour la première fois en cause d'appel ne sont pas des moyens nouveaux mais des prétentions nouvelles, puisqu'elles visent l'obtention d'une protection différente que celle soumise au Directeur général de l'INPI. Aux termes de l'article R.411-38 du Code de la propriété intellectuelle, la production de nouvelles antériorités en cause d'appel n'est pas, en soi, une raison suffisante pour admettre une nouvelle requête. Ainsi, seules de nouveaux arguments sont admissibles devant la cour d'appel en réponse à de nouvelles antériorités, alors que, devant les chambres de recours de l'OEB, la production de nouvelles antériorités peut autoriser le titulaire à répondre par de nouveaux arguments et/ou de nouvelles requêtes en vertu du droit d'être entendu garanti par l'article 113(1) de la Convention sur le brevet européen.

Conséquences pratiques et risques procéduraux

Si cette interprétation venait à être confirmée par une convergence d'interprétation entre l'OEB et l'INPI souhaitée par la Cour de cassation, elle risque d'entraîner des dérives procédurales. Les opposants pourraient être incités à conserver certaines antériorités spécifiquement pour la phase de recours, et les titulaires à multiplier les requêtes subsidiaires devant la commission d'opposition afin d'anticiper autant de solutions de repli que possible, y compris face à des antériorités dont ils n'auraient pas encore connaissance. Dans l'arrêt analysé, la cour d'appel n'a condamné aucune des parties au paiement des frais irrépétibles et a seulement condamné la partie perdante aux dépens.

Aspects pratiques : coût, saisie du portail et modalité de dépôt

La taxe d'opposition à l'INPI est fixée à 600 €, comparée à 785 € devant l'OEB. Les frais de conseils sont comparables à ceux d'une opposition devant l'Office. Le mémoire d'opposition et les pièces doivent être téléversés via le portail e-procédures de l'INPI au format PDF (taille maximale 100 Mo). Le formulaire exige des informations bibliographiques sur l'opposant, les données du brevet contesté, et la transmission de toutes les preuves citées dans le mémoire. Une fois le paiement effectué, les noms de fichiers ne peuvent plus être modifiés.

Relations avec d'autres procédures et effets collatéraux

La procédure d'opposition prime sur une procédure de limitation : il n'est plus possible de limiter un brevet si une opposition est en cours et la limitation est close si une opposition est formée. La procédure d'opposition peut être suspendue si une action en revendication de propriété ou une action en nullité est pendante à l'encontre du brevet. La phase d'instruction et la phase de décision peuvent également être suspendues à l'initiative de l'INPI en attente d'informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition, ou sur demande conjointe des parties pour des négociations.

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Risques liés aux délais et qualité du dispositif

Le calendrier et les délais prévus par le décret sont courts et contraignants, ce qui oblige chaque partie à anticiper au maximum les arguments adverses. Le principe « silence vaut rejet » (SVR) s'applique si le Directeur général n'a pas statué dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'instruction : l'opposition est alors réputée rejetée, situation qui pose la question de l'absence de motivation et de recours administratifs possibles pour en obtenir une. La qualité des décisions dépendra des ressources humaines et financières allouées à l'INPI.

Points de vigilance pour les praticiens et les titulaires

Respect strict du délai de 9 mois pour former opposition ; l'absence de ce délai ne permet pas la restauration.
Anticipation des positions de repli (requêtes subsidiaires) devant l'INPI afin de limiter le risque d'inadmissibilité en appel.
Surveillance des antériorités et stratégie pour éviter que l'adversaire réserve des documents pour la phase d'appel.
Préparation rigoureuse du mémoire d'opposition et des preuves (traductions éventuelles) dans le format exigé par le portail.
Anticipation des risques liés au SVR et aux délais, prévoir des moyens administratifs pour contester un rejet implicite si nécessaire.

Tableau récapitulatif : délais et étapes clés

Étape	Délai maximal	Objet
Dépôt de l'opposition	9 mois à compter de la publication de la mention de délivrance	Introduction formelle de l'opposition
Phase de recevabilité	2 mois	Contrôle de la recevabilité par l'INPI
Phase d'instruction	11 mois	Informations, avis d'instruction, débats écrits et oraux
Phase de décision	4 mois après clôture de l'instruction	Décision motivée du Directeur général de l'INPI

La procédure d'opposition devant l'INPI constitue un outil stratégique pour contrer rapidement des brevets concurrents à moindre coût, mais son efficacité dépendra d'une préparation processuelle méticuleuse et de la capacité des parties à agir dans des délais contraints. L'évolution jurisprudentielle, notamment sur la recevabilité des requêtes subsidiaires en cause d'appel, mérite une attention particulière des praticiens afin d'ajuster stratégies de dépôt, de défense et de recours.

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