Procédure d’opposition à une décision INPI : mode d’emploi complet

L’opposition à une marque est une procédure administrative devant l’INPI permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur. Elle doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

Qui peut former opposition ?

Le titulaire d’un droit antérieur peut former opposition : il peut s’agir du titulaire d’une marque antérieure, d’un bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (comme le licencié exclusif) ou du titulaire d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP).

Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les droits antérieurs invocables ont été élargis pour inclure notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine à portée nationale (article L.).

Les personnes morales de droit public peuvent également désormais s'opposer à l’enregistrement d’une marque portant à confusion avec le nom de l’entité publique sous lequel elles exercent leur activité ou proposent leurs services.

L’opposition peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement, ou s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire une personne chargée de le représenter. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué.

Délais et modalité de dépôt

L’opposant a deux mois à partir de la publication du dépôt de marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) pour faire opposition. Cette procédure doit toujours être engagée dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque au BOPI.

Toute opposition s'effectue exclusivement en ligne via votre compte sur l’espace e-procédures de l’INPI. L'INPI a édité un mode d'emploi du portail Marques pour vous assister dans vos démarches. Remarque : Un compte e-procédures correspond à une personne précisément identifiée.

Frais et taxation

La taxe officielle d’opposition devant l’INPI est de 400 euros par opposition. La taxe officielle d’opposition devant l’INPI est de 400 euros par opposition. Ce montant ne couvre que les frais administratifs. Les honoraires d’avocat pour la rédaction de l’opposition, l’analyse des droits antérieurs et la défense pendant la phase d’instruction s’ajoutent à cette taxe.

Les opposants qui souhaitent fonder leur opposition sur plusieurs droits antérieurs ne sont plus obligés, comme c’était le cas avant, de déposer une opposition par droit antérieur invoqué. Ils peuvent désormais fonder une seule et unique opposition sur plusieurs droits antérieurs, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire de 150 euros par droit invoqué.

Contenu et pièces de l’opposition

La nouvelle procédure d’opposition en vigueur permet de déposer l’exposé des moyens c’est-à-dire l’argumentation détaillée et les pièces l’accompagnant un mois après la date limite d’opposition. 3°) L’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l’exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l’opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, l’exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

Si l’opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d’origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection doivent être produits. III. - Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale, doit être jointe.

Instruction contradictoire : déroulement et échanges

La procédure d’opposition est contradictoire, c'est-à-dire que toute observation ou pièce transmise à l'INPI par l'une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre. Une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre.

A l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales. Les parties sont alors convoquées par l’INPI. La date de la commission orale marque la fin de la phase d’instruction.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-13. Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. L’institut doit respecter le principe du contradictoire.

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Preuve d'usage et opposition fondée sur des marques de plus de 5 ans

Comme auparavant, le déposant dont la demande d’enregistrement fait l’objet d’une opposition fondée sur une marque enregistrée depuis plus de cinq ans peut, dans le cadre de ses observations, demander à l’opposant d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services qu’il oppose. Ainsi, la marque fondant l’opposition ne sera présumée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux est prouvé (ou de justes motifs de non usage établis) (nouvel article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle).

Depuis la réforme de la procédure, l’INPI examine en détail l’usage des marques antérieures pour lesquelles il est demandé des preuves d’usage. Le standard de preuve est le même que devant l’Office des Marques de l’Union Européenne ou un Tribunal français.

Durée de la procédure et conséquences

La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois à 1 an. A l’issue de cette phase d'instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de 3 mois.

Si le directeur général de l’INPI ne statue pas dans un délai de trois mois à l’issue de la phase d’instruction de la procédure d’opposition, l’opposition est réputée rejetée. L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L.

Décision de l’INPI et suites possibles

Si l’INPI refuse la marque ou accueille une opposition, le déposant peut engager un recours. La décision, qui est rendue par le directeur général de l’INPI, peut faire l’objet d’un recours par les parties à la procédure.

La décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois (articles R. 712-13 à R. 712-19 du CPI). Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet ou d’admission de l’opposition, il est possible de former un recours en annulation devant la cour d’appel spécialisée du lieu de résidence du demandeur à l’action (CPI, art. R.411-19-1 et s.).

La déclaration de recours doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions (CPI, art. R. 411-21). Cet appel n’est pas suspensif et il n’est pas possible de produire des nouvelles pièces (CPI, art. R. 411-37). La remise des conclusions en réponse du défendeur est soumise aux mêmes modalités et délais; le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de la partie adverse pour remettre les siennes au greffe et au directeur de l’INPI et le cas échéant, former un recours incident.

Nature du recours et effets

Le recours contre une décision prise durant la phase d’examen ou d’opposition est un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif. La cour contrôle la légalité de la décision, mais ne réexamine pas l’affaire sur des pièces nouvelles. Le dossier jugé est celui qui était sur la table du directeur de l’INPI.

En revanche, en cas de recours dans le cadre d’une déchéance de marque ou d’une nullité de marque, la juridiction saisie peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. C’est un recours en réformation; l’effet dévolutif sera délimité dès la déclaration de recours pour le Requérant.

Pour ces recours, il convient de souligner que la constitution d’un avocat est obligatoire (CPI, art. R. 411-22) et que désormais les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité. Les actes de procédure et pièces doivent être transmis à la Cour par RPVA, et au directeur général de l’INPI par LRAR.

Stratégies pratiques et conseils

Pour déposer votre marque sereinement et éviter un risque d'opposition, il est recommandé de vérifier la disponibilité d'une marque en faisant une recherche d'antériorité de marque. Agir en amont - recherche d’antériorités, choix d’un signe distinctif, surveillance après dépôt - réduit les risques.

Il est toujours préférable de privilégier la discussion : trouver un accord peut prendre du temps. Si vous pensez que les discussions vont dépasser les délais, vous pouvez proposer à l’opposant une suspension de procédure afin de pouvoir discuter sereinement du projet de coexistence. Pour négocier utilement, il faut être deux. Il vous faudra exploiter toutes les différences visuelles et phonétiques pour contester le bien-fondé de l’opposition. Il faut surtout ne pas oublier que la comparaison doit être pensée par rapport à la perception qu’aura le public des deux marques.

Avant d’obtenir un enregistrement de marques de nombreux écueils sont à surmonter. L’INPI se voit confier des litiges plus complexes et tend à se substituer aux Tribunaux. La procédure d’opposition de marque devant l’INPI est plus longue et plus complexe.

Points de vigilance procédurale

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.
Si l'opposition aboutit, la demande d'enregistrement de la marque contestée peut être rejetée partiellement ou totalement ; la décision est inscrite au registre national des marques et publiée au BOPI.
La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt.
Tout acte ou pièce rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction en langue française.

Évolution législative et conséquences

L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatifs aux marques des produits ou de services sont venus dynamiser le droit des marques avec plusieurs changements majeurs dont la procédure d’opposition à l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises qui se déroule devant l’INPI.

La transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques » a modifié les modalités d’appel des différentes procédures engagées devant l’INPI en droit des marques. La Directive a introduit une procédure d’opposition d’une marque devant l’INPI et a également introduit une procédure administrative en déchéance et en annulation de marque devant l’INPI disponible depuis le 1er avril 2020.

En pratique : chiffres et tendance

Le contentieux reste toutefois mesuré : moins de 300 recours par an, dont la majorité porte sur les oppositions. 2020 a été annoncée comme potentiellement « année de tous les records » en termes de nombre de procédures d’opposition devant l’INPI, en raison de l’ouverture de la procédure à de nouveaux titulaires de droits.

Élément	Valeur / règle
Délai pour former opposition	2 mois à compter de la publication au BOPI
Taxe d’opposition	400 € pour un seul fondement (+150 € par droit antérieur supplémentaire)
Durée moyenne procédure	6 mois à 1 an selon échanges
Délai décision INPI après instruction	3 mois
Recours	Un mois pour agir en annulation devant la Cour d’appel (procédure électronique)

Enfin, il est important de rappeler que pour certaines procédures techniques ou très spécialisées, la représentation par un conseil en propriété industrielle peut être obligatoire. Besoin d’un avocat en droit des marques ? Le cabinet DE BAECQUE BELLEC vous accompagne en conseil et en contentieux.

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