Comment effectuer une recherche de similarité INPI — méthode « cover »

Imaginez : vous avez trouvé le nom parfait pour votre entreprise ou votre produit, un nom qui incarne votre vision et votre ambition. Vous investissez dans le branding, créez un logo, commandez des supports marketing… Et là, catastrophe ! Vous recevez une mise en demeure vous obligeant à cesser immédiatement l’utilisation de cette marque, car elle appartient déjà à une autre société. C’est précisément pour ne pas vivre ce cauchemar que la recherche d’antériorité, aussi appelée recherche de disponibilité de marque existe.

Pourquoi faire une recherche d’antériorité et de similarité ?

Elle permet de vérifier si un nom, un logo ou un signe distinctif est déjà enregistré afin d’éviter tout risque de litige juridique. Les droits sur le signe distinctif appartiennent donc à la première personne physique ou morale ayant déposé la marque concernée auprès de l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle), EUIPO ou WIPO. D’après le Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur pouvant faire obstacle à votre marque peut être une marque antérieure mais aussi un autre signe distinctif.

Tout d’abord, la disponibilité de votre marque est l’une des conditions essentielles de la validité de votre marque. Cette dernière peut, en effet, être protégée et utilisée seulement s’il n’existe aucun signe antérieur utilisé, enregistré ou déposé, dans les mêmes classes de produits et/ou de services. A contrario, le dépôt ou l’enregistrement d’un signe identique ou similaire, dans la même classe de produits ou services, constitue une antériorité. La marque n’est donc pas disponible et ne peut donc, être considérée comme une marque valable.

Outre la garantie de validité de la marque, la recherche d’antériorité présente de nombreux avantages pour le titulaire de la marque. Une recherche d’antériorités approfondie de marque ou de dénomination sociale permet d’anticiper d’éventuels conflits en repérant les marques déjà protégées, les noms de domaine et les dénominations sociales pouvant présenter un risque. Pour votre entreprise, une telle décision peut avoir des conséquences économiques catastrophiques.

Principe de spécialité et portée géographique

Avant de présenter les deux étapes essentielles à toute recherche d’antériorité efficace, il convient de rappeler le principe de spécialité consacré par le Code de la Propriété Intellectuelle. Une marque doit être utilisée en lien direct avec les produits et/ou services spécifiés dans la demande de dépôt et ne bénéficie de protection que pour ces derniers. Ce principe revêt une importance capitale dans le cadre d’une recherche d’antériorité.

En effet, deux marques identiques peuvent coexister dès lors qu’elles concernent des catégories de produits ou services distinctes et qu’aucun risque de confusion n’existe pour le public. Il est tout à fait possible que le nom de la marque que vous souhaitez déposer existe déjà, mais pour une activité différente et dans un secteur géographique différent également. Même si la marque que vous souhaitez déposer partage des ressemblances avec une marque déjà existante dans la même classe, vous pouvez la conserver. Toutefois, vous devez vous assurer que ces points communs ne portent pas atteinte aux droits de la marque déposée.

Étapes essentielles : recherche à l’identique et recherche de similarités

Lors de la recherche d’antériorités (INPI), il est essentiel d’examiner les marques préexistantes en tenant compte du principe de spécialité. Cette recherche a pour objectif de vérifier qu’aucune marque strictement identique à la vôtre n’existe déjà sur le marché.

La recherche à l’identique

Dans le cadre d’une recherche d’antériorité, la recherche à l’identique est la partie la moins complexe à réaliser. En effet, comme son nom l’indique, il suffit ici de rechercher uniquement les marques déposées qui seraient identiques à celle que vous envisagez d’adopter pour votre entreprise. Pour cela on prend notamment en compte l’orthographe et le logo de la marque. Pour effectuer la recherche à l’identique, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’INPI et d’inscrire le nom d’une marque pour déterminer s’il est déjà utilisé. La base de marques de l’INPI est gratuite et accessible à tous.

La recherche de similarités (méthode « cover »)

La recherche de similarité est plus subtile. En effet, celle-ci consiste à rechercher une marque similaire dont l’orthographe du libellé, la phonétique, le signe distinctif ou le logo sont très ressemblants à la vôtre. Cette recherche est donc beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Elle vise à identifier toutes les variantes susceptibles de créer une confusion avec une marque antérieure.

La recherche de similitude vise à identifier d’éventuelles ressemblances entre une marque préexistante et celle que vous souhaitez déposer. Cette analyse repose sur plusieurs aspects : visuel, phonétique et conceptuel. Prenons un exemple : si vous souhaitez déposer la marque SOLARIS, une recherche à l’identique ne détectera que les marques orthographiées exactement de la même manière. C’est là qu’intervient la recherche de « similitudes ».

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La recherche dite de similarité permet de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Des noms considérés comme proches de celui que vous avez choisi, bien que non identiques au vôtre, peuvent tout de même constituer une antériorité. L’existence de cette antériorité vous place directement comme un contrefacteur, et ce, malgré vous.

Outils et bases à consulter

Vous pouvez consulter gratuitement les bases de données officielles (INPI, EUIPO, OMPI) mais la recherche d’antériorité reste limitée. L’INPI a mis en place un registre répertoriant toutes les marques qui ont déjà été déposées : la base de marques. La base de marques de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) est une base de données publique qui recense toutes les marques déposées en France, mais également au sein de l’Union européenne, ainsi qu’à l’international.

La base de marques de l’INPI permet ainsi l’acquisition rapide d’informations relatives à une marque, un modèle ou un brevet en ligne. L’historique permet de vérifier l’antériorité d’une marque afin de limiter le risque de conflit juridique avec une marque nouvellement déposée. Pour tout ce qui se rapporte à la dénomination sociale, nom commercial, enseigne, sigle, cela relève du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Avant de déposer votre marque à l’INPI, pour procéder à la vérification de la disponibilité, vous pouvez effectuer des recherches au RCS (registre du commerce et des sociétés).

La recherche d’antériorité devra également et impérativement s’effectuer en consultant les bases de données de l’INPI qui vous délivrera une liste des marques protégées qui ont été officiellement déposées, et qui sont identiques ou qui comportent des similitudes.

Interpréter les résultats : une étape délicate

Après avoir procédé à la phase de recherche d’antériorité, s’en suit, de manière légitime, la phase d’interprétation des résultats. C’est à vous d’interpréter les résultats. Il vous revient donc la responsabilité de déposer ou non votre marque et d’en assumer les conséquences. Contrairement à ce qu’il pourrait sembler, cette phase est considérée comme très difficile.

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Une marque trop similaire à celle envisagée peut créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Même si une marque antérieure est détectée, cela ne signifie pas forcément qu’elle représente un obstacle. Par exemple, même si une marque antérieure est détectée, cela ne signifie pas forcément qu’elle représente un obstacle. Si elle a été enregistrée depuis plus de cinq ans sans être utilisée, elle peut être contestée pour défaut d’exploitation.

Risques en cas d’absence de recherche

Refus de votre dépôt, ce qui signifie devoir tout recommencer avec un nouveau nom.
Si le signe est indisponible, vous pourriez ne pas être en mesure de l’enregistrer.
Annulation de la marque: une fois votre marque enregistrée, le titulaire du droit antérieur peut requérir l’annulation rétroactive de votre droit.
Procédures judiciaires coûteuses et sanctions financières et obligations de retrait des produits, impactant directement votre chiffre d’affaires.
Risque de poursuites pour contrefaçon de marque ou pour concurrence déloyale si vous avez déjà effectué le dépôt auprès de l’INPI.
Atteinte à votre réputation si vous avez commencé à utiliser cette marque et à vous constituer une clientèle.

Faire-le seul ou s’entourer d’un professionnel ?

Vous pouvez effectuer la recherche vous-même en utilisant la Base Marques de l’INPI qui est gratuite. Cependant, bien que la recherche via l’INPI soit gratuite, elle présente un inconvénient majeur : l’Institut National de la Propriété Intellectuelle fournit simplement une liste des marques identiques ou similaires à la vôtre. Vous devrez donc interpréter ces résultats par vous-même et décider si vous souhaitez poursuivre la procédure de dépôt.

Il est vivement conseillé de confier cette analyse à un professionnel, un Avocat spécialisé en droit des marques. Un cabinet spécialisé en droit des marques, tel qu’Oolith Avocats, peut analyser les résultats et évaluer les risques. Faire appel à un avocat spécialisé en droit des marques implique néanmoins un coût non négligeable. Pour procéder à la recherche d’antériorité et obtenir une analyse approfondie, vous avez la possibilité de faire appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle (CPI).

Si vous êtes chef d’entreprise, directeur commercial ou marketing ? Ne laissez pas votre projet être compromis par une simple négligence. Faites appel à un cabinet d’avocats spécialisé en droit des marques, tel que le cabinet OOLITH Avocats, pour vous accompagner dans cette démarche et vous assurer une protection optimale. Deshoulières avocats vous accompagne dans la rédaction et la négociation de vos recherches d’antériorité de marque à l’INPI.

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Coûts et accompagnement INPI

Déposer une marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle est une démarche payante. Le montant s’élève à 190 € par classe auxquels viennent s’ajouter 40 € pour chaque classe supplémentaire. Si vous souhaitez déposer une marque collective à l’INPI, vous devrez payer 350 €. L’INPI vous propose ainsi un accompagnement pouvant aller de 80 à 572 €.

Lorsque vous procédez à une recherche d’antériorité, vous vérifiez en fait la disponibilité d’une marque. Dans l’hypothèse où vos recherches ou celles effectuées par le professionnel que vous avez mandaté ont démontré que votre marque est disponible, tous les voyants sont au vert pour effectuer les démarches nécessaires auprès de l’INPI. Cette procédure a un coût, nécessite une publication dans le BOPI (bulletin officiel de la propriété) et votre marque doit faire l’objet d’une utilisation effective pour éviter la déchéance pour défaut d’usage. Vous serez alors le titulaire du droit exclusif de cette marque et vous aurez un monopole d’exploitation en lien avec les services ou produits que vous commercialisez.

Bonnes pratiques pour une recherche « cover » efficace

Commencez par une recherche à l’identique sur la base de marques de l’INPI.
Faites une recherche de similitudes: orthographe, phonétique, visuel, conceptuel.
Consultez le RCS pour les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes.
Étendez la recherche aux bases EUIPO et OMPI si vous visez l’international.
Interprétez les résultats en tenant compte du principe de spécialité et du territoire d’exploitation.
Consultez un avocat spécialisé ou un CPI pour une analyse approfondie et une stratégie de dépôt.
Si une antériorité existe mais n’est pas exploitée depuis plus de cinq ans, étudiez la possibilité d’une contestation pour défaut d’exploitation.

Cas pratique résumé

Pour découvrir si un nom de marque est déjà utilisé, vous devez vous rendre sur le site de l’INPI et inscrire ce nom dans la barre de recherche. Si la marque est disponible, vous pourrez ensuite remplir un formulaire de dépôt puis vous acquitter des frais pour déposer votre marque. Une personne physique ou morale peut devenir le titulaire d’une marque déposée à l’INPI. Il est également possible de charger un mandataire de déposer la marque. Cette action n’est pas irréversible : vous pouvez changer de propriétaire.

La recherche d’un nom pour une entreprise, un logo, un nom de marque est un chemin rempli de difficultés. Nombreux celles et ceux qui ont pensé avoir trouvé le nom du siècle et qui en interrogeant l’INPI découvre qu’il a déjà été déposé !!! Et donc, qui se trouvent contraints de chercher un autre nom alors qu’ils avaient commencé à communiquer avec lui !

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