Compétence des tribunaux judiciaires et de l’INPI en matière de contentieux de marques : nullité, déchéance, connexité et stratégies

Depuis le 1er avril 2020, une partie du contentieux relatif aux marques a été transféré des tribunaux judiciaires vers l’INPI, conduisant à repenser les stratégies contentieuses. La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. En pratique, le champ de compétence exclusive de l’INPI demeure limité et qu’il peut encore être recouru au juge en fonction des circonstances du litige.

Dans cette affaire, Monsieur D. a été assigné en contrefaçon des marques DOMAINES DE LA TRAXENE et GITES DE LA TRAXENE. En défense, il sollicite, la déchéance de la marque DOMAINES DE LA TRAXENE et la nullité de la marque GITES DE LA TRAXENE opposées. Allant plus loin, il demande également, de manière reconventionnelle, la nullité des marques TRAXENE, RESTAURANT DE LA TRAXENE et HOTEL DE LA TRAXENE pourtant non visées dans l’assignation.

Le basculement PACTE : nouvelles compétences de l’INPI et redécoupage juridictionnel

La loi dite PACTE a introduit de nombreux changements dans le domaine de la propriété industrielle en France, dont la plupart ont été traités dans nos précédentes newsletters de février, mars et mai 2020. Le dernier aspect de cette réforme, formalisé notamment dans l’ordonnance n°2019/1169 du 13 novembre 2019 et le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, consiste en la création devant l’INPI d’une procédure en nullité et déchéance de marque française et d’enregistrement international étendu en France.

Auparavant, 10 tribunaux judiciaires avaient une compétence exclusive pour connaître des demandes de nullité ou de déchéance de marques. Depuis le 1er avril 2020, une partie du contentieux relatif aux marques a été transféré de ces tribunaux vers l’INPI. Ces nouvelles procédures connaissent déjà un certain succès puisqu’à ce jour, l’INPI a été saisi d’une centaine de demandes.

Répartition des compétences (art. L.716-2 et L.716-5 CPI)

L’INPI est désormais seul compétent pour statuer sur :

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• Les demandes en déchéance de marque formées à titre principal, pour absence d’usage sérieux ou dégénérescence;
• Les demandes en nullité formées à titre principal et exclusivement fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (défaut de distinctivité, caractère descriptif, usuel, trompeur, usage légalement interdit, dépôt de mauvaise foi…), et/ou l’atteinte à certains droits antérieurs : marque jouissant ou non d’une renommée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et indication géographique, nom, image ou renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, nom d’une entité publique, ou encore dans l’hypothèse où l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire, en son propre nom et sans l’autorisation de celui-ci.

Le tribunal judiciaire conserve sa compétence exclusive pour statuer sur :

• Les demandes en nullité fondées sur l’atteinte à certains droits antérieurs : droit d’auteur, de dessin et modèle, de la personnalité;
• Toutes les autres demandes relatives aux marques, par exemple en contrefaçon, en nullité ou en revendication de propriété pour dépôt frauduleux (mais uniquement, dans ce dernier cas, quand le dépôt a été effectué par un tiers et non par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque);
• Les demandes principales ou reconventionnelles en nullité et déchéance connexes à une autre demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire (ex : en contrefaçon, concurrence déloyale…);
• Les demandes en nullité ou déchéance formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (ex : saisie-contrefaçon, interdiction provisoire).

A noter : le tribunal judiciaire ou l’INPI saisi d’une demande qui ne relève pas de sa compétence déclare celle-ci irrecevable d’office. Les demandes formées en violation de ces règles de répartition sont déclarées irrecevables, que ce soit devant l’INPI (art. R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle) ou devant une juridiction (art. R.).

Procédure administrative INPI : recevabilité, instruction, décision, frais

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen.

Déroulement de la procédure (R.716-1 à R.716-8)

• Examen de recevabilité - Durant cette première phase, l’INPI s’assure que la demande comporte l’ensemble des mentions et pièces requises, en particulier un exposé des moyens fondant chacune des prétentions (sauf dans les demandes en déchéance pour non usage, où les moyens ne sont pas obligatoires). L’INPI profite également de cette phase pour mener des recherches afin de localiser le titulaire de la marque visée.
• Phase d’instruction - Cette phase contradictoire permet jusqu’à 3 échanges écrits entre les parties. A l’exception du premier délai de réponse accordé au titulaire de la marque contestée, qui est de 2 mois, les délais de réponse sont d’1 mois non prorogeable.
• Phase de décision - A l’issue de cette dernière phase, d’une durée de 3 mois, l’INPI doit rendre sa décision, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande. Cette décision constitue un titre exécutoire.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire.

Intérêt à agir et coûts

Intérêt à agir (R.716-2) - Devant l’INPI, “toute personne physique ou morale” peut former une demande en déchéance, ou en nullité sur le fondement d’un motif absolu, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir, alors qu’auparavant, devant les juridictions, les parties devaient justifier d’un tel intérêt, parfois apprécié strictement. Coût de la procédure et répartition des frais (art. L.716-1-1 et R.411-17) - La procédure devant l’INPI est soumise à une redevance de 600 euros, plus, dans le cas d’une demande en nullité pour atteinte à des droits antérieurs, 150 euros par droit supplémentaire invoqué.

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Moyens de défense, limites et articulation

Moyens de défense (art. L.716-2-3 et L.716-2-4) - Autre nouveauté de cette réforme, les textes énumèrent les moyens de défense à une demande en nullité, pouvant être soulevés tant devant l’INPI que devant le tribunal. Devant l’INPI, le défendeur qui souhaiterait demander reconventionnellement la nullité ou la déchéance de la marque antérieure qui lui est opposée ne pourra le faire, mais en formant une nouvelle action. En revanche, celui qui souhaiterait répliquer en contestant la validité de la dénomination sociale, le nom commercial ou encore du nom de domaine qui lui est opposé, sur le terrain de la concurrence déloyale, devra saisir le tribunal puisque l’INPI n’est pas compétent pour se prononcer en ces matières.

Articulation entre les procédures (art R.716-13 et R.716-14) - Une demande formée devant l’INPI ou une juridiction est irrecevable lorsqu’une décision a déjà été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité, portant sur le même objet et la même cause et n’est plus susceptible de recours : de même qu’un jugement a autorité de la chose jugée, la décision rendue par l’INPI a autorité de la chose « décidée », selon la formule consacrée en matière d’actes administratifs.

Connexité et coordination INPI/tribunal judiciaire : critères, chronologie, effets

C’est là que vient se distinguer la solution rendue par le Juge de la mise en état lillois. En effet, jusqu’à présent, les décisions rendues allaient plutôt dans le sens d’une appréciation stricte de la connexité. Deux critères semblaient jusqu’alors principalement retenus.

La Compétence du tribunal sur des demandes de marques non visees - L’INPI demeure alors compétent pour connaître des demandes formées devant lui-même si les demandes formées devant le tribunal judiciaire sont connexes : celui-ci devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Institut sur la validité ou la déchéance de la marque [4]. Une juridiction saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance alors qu’une demande est en cours, entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’INPI, peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce dernier.

2.1. La notion de connexité à toute demande relevant de la compétence du tribunal est déterminante, dans la mesure où elle emporte transfert au seul tribunal judiciaire de l’examen de demandes en déchéance ou en nullité qui relèveraient autrement de la compétence exclusive et spéciale de l’INPI. Pour importante qu’elle apparaisse, la connexité n’est toutefois pas définie par les textes. Pour pallier cela, l’INPI se réfère avec constance à une définition doctrinale et estime être en présence de connexité « lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble ».

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Sous l’angle chronologique, il convient de relever que la demande en nullité ou en déchéance formée devant le tribunal judiciaire postérieurement à la demande régulièrement formée devant l’INPI n’entraine pas l’incompétence de l’Institut, y compris lorsqu’elle apparait connexe à la demande qui lui est adressée. En bref : si la demande relève de la compétence exclusive de l’INPI, le transfert de compétence au bénéfice du tribunal judiciaire n’interviendra qu’à condition que la demande connexe formée devant le tribunal soit antérieure à la saisine de l’Institut ; à défaut, le tribunal judiciaire pourra surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI.

2.2. Sans surprise, l’INPI considère qu’une demande relevant de la compétence d’un tribunal s’entend d’une demande formée auprès d’une instance saisie et par laquelle le requérant fait valoir des prétentions contre une ou plusieurs personnes. 2.3. Ainsi, des décisions de l’INPI considèrent que le demandeur doit être débouté de sa demande en nullité si son argumentation contient un motif qui ne relève pas de la compétence de l’Institut.

Cas pratique TRAXENE : demandes reconventionnelles et compétence

De manière assez logique, le demandeur soulève : l’incompétence du tribunal au profit de l’INPI pour connaitre des demandes formées contre les marques non visées dans l’assignation ; subsidiairement, l’irrecevabilité de ces demandes faute d’intérêt à agir. Après avoir déclaré « l’exception d’incompétence » irrecevable en raison de sa tardivité, il se prononce néanmoins sur le bien-fondé de celle-ci.

En pratique… Le demandeur à une action en nullité ou déchéance aura donc intérêt à préparer soigneusement celle-ci en amont de la saisine de l’INPI, d’autant plus que tous les droits antérieurs et moyens invoqués devront être précisés dans la demande initiale, le demandeur ayant ensuite la possibilité d’en réduire le fondement ou la portée, mais pas de l’élargir. Si la compétence du tribunal judiciaire est recherchée, il conviendra alors de former en plus de la demande de nullité ou de déchéance, des demandes relatives à la contrefaçon ou alors d’opposer en plus un droit antérieur relevant de sa compétence (droit d’auteur, dessins ou modèle, de la personnalité).

Tableau synthétique de compétence

On constate que le champ de compétence exclusive de l’INPI demeure limité et qu’il peut encore être recouru au juge en fonction des circonstances du litige. Par exemple, le choix entre action judiciaire ou administrative pourra se faire en tenant compte du fait que la procédure devant l’INPI ne peut s’accompagner d’une demande de mesures provisoires et conservatoires, ni donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, mais qu’elle s’annonce en revanche plus économique et rapide que devant le tribunal judiciaire (entre 5 et 11 mois selon le nombre d’échanges entre les parties, cf. infra).

Recours contre les décisions de l’INPI : vers un plein contentieux

2. LA REFORME DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L’INPI - Si la décision d’un juge de première instance peut, traditionnellement, faire l’objet d’un appel, la décision de l’INPI est quant à elle susceptible d’un recours, devant la cour d’appel également, mais selon des modalités distinctes. Instauration d’un régime de recours dichotomique - Ce recours “traditionnel” en annulation subsiste contre les décisions de l’INPI statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien d’un titre de propriété industrielle - tout en étant remanié dans ses modalités. En revanche, le législateur a instauré un recours de plein contentieux d’un nouveau genre, contre les décisions de l’INPI en matière d’opposition de brevet ou d’annulation et déchéance de marque.

Régime commun à tous les recours (art. R.411-20 à R.411-37) - Les recours sont soumis au code de procédure civile et aux dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle (qui sont nombreuses). Les recours sont portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile (ou devant la Cour d’appel de Paris pour les résidents étrangers). La représentation par avocat y est obligatoire. Les parties ont 1 mois pour former un recours à compter de la notification de la décision, augmenté d’1 ou 2 mois si elles demeurent en outre-mer ou à l’étranger.

Articulation avec le contentieux judiciaire et la spécialisation des tribunaux

Seuls certains tribunaux judiciaires, (anciennement tribunaux de grande instance) figurant sur une liste établie par voie réglementaire sont compétents en matière de marques. L’argumentation retenue pour rejeter l’exception d’incompétence rationae loci est relativement fondée, dans la mesure où les règles de compétence exclusive ont pour objectif une meilleure administration de la justice en prévoyant que seuls certains magistrats spécialisés sont compétents pour appliquer et interpréter les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation confirme que les contentieux relatifs à la propriété intellectuelle relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’engager la responsabilité civile de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’œuvre de loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des plus hautes juridictions françaises visant à conférer une compétence exclusivement à l’ordre judiciaire et aux tribunaux de grande instance et cour d’appel en matière de contentieux relatifs à la propriété intellectuelle.

Cette approche chronologique rappelle celle qui prévaut en présence de marques de l’Union européenne : l’EUIPO est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque de l’Union européenne, sauf si celles-ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Pratique et stratégie : choisir le bon for, anticiper les délais et l’intérêt à agir

En pratique… Cette particularité va influencer les stratégies contentieuses. Elle constitue un atout pour les demandeurs, qui étaient jusqu’à présent soumis à l’interprétation fluctuante du juge en matière d’intérêt à agir en déchéance, ou en nullité sur le fondement d’un motif absolu. La sécurité juridique des titulaires de marques s’en trouve, en revanche, affaiblie : en effet, rien n’empêche désormais un opérateur d’attaquer la marque d’un concurrent, tout en restant sous couvert (par exemple en faisant former sa demande de nullité ou déchéance au nom d’un cabinet d’avocat).

En pratique… Le demandeur à une action en nullité ou déchéance aura donc intérêt à préparer soigneusement celle-ci en amont de la saisine de l’INPI, d’autant plus que tous les droits antérieurs et moyens invoqués devront être précisés dans la demande initiale, le demandeur ayant ensuite la possibilité d’en réduire le fondement ou la portée, mais pas de l’élargir. Il sera aussi prudent d’anticiper les moyens qui seront soulevés en défense, en rassemblant au préalable des pièces au soutien de l’usage sérieux, de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, ou de la renommée de la marque.

En pratique… On constate que le champ de compétence exclusive de l’INPI demeure limité et qu’il peut encore être recouru au juge en fonction des circonstances du litige. Le choix entre action judiciaire ou administrative pourra se faire en tenant compte du fait que la procédure devant l’INPI ne peut s’accompagner d’une demande de mesures provisoires et conservatoires, ni donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, mais qu’elle s’annonce en revanche plus économique et rapide que devant le tribunal judiciaire.

Focus procédural complémentaire: preuve et mesures probatoires

Faites procéder à une saisie-contrefaçon : sur autorisation d’un juge, vous pouvez faire saisir la marchandise ou au moins des échantillons. Les procédures civiles et pénales peuvent être cumulées. Toutefois, il est possible d’obtenir des mesures provisoires bien avant l’issue du litige (interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, provision sur dommages et intérêts, etc.). Les demandes en nullité ou déchéance formées alors que des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (ex : saisie-contrefaçon, interdiction provisoire).

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois.

Points-clés à retenir sur la compétence et la connexité

• Une demande ne peut viser qu’une seule marque. NB: une demande formée devant l’INPI peut être fondée sur plusieurs motifs de nullité ou de déchéance, mais les demandes en déchéance et nullité doivent faire l’objet de saisines distinctes.
• Le tribunal judiciaire pourra surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI.
• La connexité n’implique cependant pas l’identité desdites demandes.
• Des décisions de l’INPI offrent davantage de flexibilité, l’Institut se contentant de déclarer irrecevables les demandes en nullité qui ne relèvent pas de sa compétence après avoir étudié par ailleurs les demandes pour lesquelles il estime être compétent.
• Une telle irrecevabilité est toutefois théorique en matière de demande en déchéance.

En pratique… Une juridiction saisie d’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance alors qu’une demande est en cours, entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l’INPI, peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce dernier. La procédure administrative peut, quant à elle, être suspendue par l’INPI en cas d’action susceptible d’avoir une incidence sur la validité, le maintien ou la propriété du droit antérieur invoqué.

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