Action en Nullité de Marque INPI : Conditions et Procédures en France

La gestion efficace des marques en France nécessite une parfaite maîtrise des procédures administratives permettant de contester la validité d’une marque ou d’obtenir sa déchéance. En 2019, la transposition d’une réglementation européenne a entraîné des changements majeurs relatifs au droit des marques. Parmi eux, les nouvelles procédures administratives de nullité et déchéance d’une marque.

Depuis l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ayant transposé la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, des changements majeurs ont été mis en place. Parmi eux, l’instauration de nouvelles procédures administratives devant l’INPI permettant de demander la nullité de l’enregistrement d’une marque ou la déchéance des droits de son titulaire.

Alors, qu’est-ce que l’action en déchéance ou en nullité ? Qui peut l’exercer ?

Qu'est-ce qu'une Demande en Nullité ou en Déchéance ?

Nullité : Une marque enregistrée est annulée par l’INPI lorsqu'il est établi par le demandeur qu’elle ne respecte pas les conditions de validité légales (par exemple lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi, ou était dépourvue de caractère distinctif, descriptive, trompeuse ou encore contraire à l’ordre public au moment de son dépôt) et/ou qu’elle porte atteinte à un de ses droits antérieurs ayant effet en France (par exemple une marque, une marque renommée, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou encore un nom de domaine).

Déchéance : Sur requête du demandeur, l’INPI peut prononcer la déchéance d’une marque enregistrée, si son titulaire ne justifie pas l’avoir exploitée sérieusement pendant 5 années, et si elle est devenue générique ou trompeuse de son fait.

En d'autres termes :

Nullité : La marque était invalide dès son enregistrement.
Déchéance : La marque a perdu sa validité en raison de faits survenus après son enregistrement.

A la différence de l’annulation qui a un effet rétroactif, la déchéance d’une marque entraîne la perte du droit de marque à compter de la date de la demande en déchéance. L’action en nullité n’encourt pas, par principe, la prescription. Les motifs et modalités de la demande en nullité sont similaires à ceux de la marque de l’Union européenne. La nullité de la marque prend effet à la date de son dépôt.

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Les motifs absolus font référence au non-respect des conditions de validité de la marque. L’action en déchéance de marque peut, quant à elle, être invoquée lorsque l’utilisation de la marque ne lui permet plus de bénéficier du monopole légal.

Exemples de motifs de nullité ou de déchéance :

Manque de caractère distinctif.
Induit le public en erreur.

Si une marque n’est pas exploitée dans les 5 ans suivant son enregistrement, elle peut être révoquée. Un usage abusif peut faire perdre à une marque sa distinctivité. Focus : Les preuves d’usage peuvent inclure des factures, des publicités ou des échantillons d’emballage.

Loi Pacte la nouvelle action en déchéance pour défaut d’usage sérieux devant l’INPI 1

Pourquoi Demander la Nullité ou la Déchéance d’une Marque ?

Demander la nullité ou la déchéance d’une marque permet de garantir le respect des règles qui encadrent le droit des marques tout en favorisant un environnement économique plus dynamique.

Ces démarches visent à supprimer les marques non conformes car déposées de mauvaise foi, ou invalides, trompeuses ou contraires à l’ordre public, ainsi que celles portant atteinte aux droits antérieurs appartenant à des tiers.

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires.

Depuis avril 2020, toutes les demandes en nullité ou en déchéance, ainsi que la procédure d’opposition, s’effectuent exclusivement en ligne sur l’espace e-procédures de l’INPI (documents, justificatifs et exposés de moyens et paiement).

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Procédure simplifiée de dépôt et de suivi des procédures

L’INPI et d’autres organismes ont intégré des plateformes numériques pour simplifier le dépôt et le suivi des procédures. Ces outils permettent une transparence accrue et une gestion plus rapide des litiges.

Comment se Déroule la Procédure auprès de l’INPI ? (Art. R.

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cette phase, l’INPI analyse également la recevabilité de la demande. La première phase est celle de la recherche du titulaire de la marque contestée ou de son mandataire. Le titulaire ou son mandataire ont 1 mois pour faire valoir leurs droits et prendre part à la procédure.

La procédure repose sur un débat contradictoire. Chaque partie présente ses arguments et preuves dans des échanges structurés. Les parties transmettent leurs arguments, leurs pièces et échangent par écrit. Cet échange cesse lorsque l’une des parties arrête tout simplement de répondre (sauf dans le cas d’une demande en déchéance fondée sur le défaut d’exploitation).

Il est important de veiller à ce que les éléments transmis à l’INPI ne soient pas « manifestement dénués de pertinence », à défaut votre demande ne sera pas validée. Pour contourner ces délais suspensifs, les nouvelles procédures sont avantageuses et vous permettront de renoncer à invoquer un ou plusieurs droits antérieurs concernés ou limiter votre demande à certains produits et services afin que votre action ne reste pas bloquée.

Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI.

La décision est, par la suite, inscrite au Registre national des marques et est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il est possible d’interjeter appel de cette décision devant l’une des 10 Cour d’Appel compétente en matière de marques. Ce recours a un effet dévolutif, c’est-à-dire qu’il suspend les effets de la décision de l’INPI. Contrairement à la procédure d’opposition, les recours relatifs aux demandes en nullité ou déchéance devant la Cour d’Appel compétente sont en reformation et non en annulation, c’est-à-dire que l’affaire sera à nouveau jugée au fond.

Délais et Prescription

En France, une demande de marque peut faire l’objet d’opposition de tiers dans les deux mois suivants sa publication au Bulletin Officiel de la propriété industrielle (BOPI). Passé ce délai, une personne physique ou une société titulaire de droit antérieur, qui n’aurait pas détecté le dépôt de marque similaire, notamment dans le cadre de sa surveillance, pourra encore intenter une action en nullité et/ou une action en contrefaçon à l’encontre de la marque enregistrée.

La question des délais de prescription est également très importante et ne doit pas être négligée. A défaut, vous risquez de ne plus pouvoir faire valoir vos droits. Mais des exceptions existent. L’action en nullité fondée sur un motif relatif n’est pas possible si vous tolérez pendant 5 années consécutives l’usage de bonne foi d’une marque postérieure.

L’action en nullité ou en déchéance a ouvert de nouvelles possibilités aux titulaires de marques. En effet, ce principe rappelé par l’article R. 716-13 dispose que « La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.

Coûts d'une Procédure en Nullité ou en Déchéance

Les frais de dépôt sont généralement modérés, avec un coût de base de 600 € pour une procédure en nullité ou en déchéance. Enfin, pour maîtriser vos coûts, veillez bien à calculer les frais à engager en fonction des motifs que vous souhaitez invoquer. En fonction de votre stratégie, ou de celle de votre conseil en propriété industrielle, cela aura à la fois des effets sur la procédure et les frais à régler.

Importance de la Protection de Marque

Protéger sa marque en tant qu’entrepreneur est un enjeu stratégique. En effet, votre marque vous accorde une visibilité auprès de vos clients, un monopole d’exploitation et vous différencie de vos concurrents sur le marché de produits et services identiques ou similaires.

Évolution des Litiges en Matière de Marques

Avec l’essor des échanges commerciaux transfrontaliers, les litiges en matière de marques impliquant des parties internationales ont considérablement augmenté. De nombreuses entreprises cherchent à étendre leur protection de marques au-delà des frontières nationales, ce qui conduit à des conflits avec des marques similaires ou identiques enregistrées dans d’autres juridictions.

Approfondissement : Lorsqu’une marque est contestée pour motifs relatifs, il est crucial de présenter une analyse comparative claire des éléments distinctifs, tels que la phonétique, le visuel et le sens des termes. Cas pratique étendu : Un concurrent a enregistré une marque reprenant la couleur dominante d’une entreprise préexistante, associée à des termes similaires.

Statistiques et Tendances

Ainsi, en France, 750 nouvelles demandes en nullité ont été engagées devant l’INPI depuis le 1er avril 2020 dont 465 en 2021. En 2023, les affaires relatives aux marques représentent 91 % de toutes les procédures devant l’INPI. Les demandes de nullité basées sur un manque de caractère distinctif ont été particulièrement nombreuses en 2023.

Les procédures de nullité et de déchéance, introduites par le Paquet Marques de l’UE en 2020, permettent de contester des enregistrements inappropriés ou de révoquer une marque.

Type de Procédure	Objectif	Motifs
Nullité	Annuler une marque dès son enregistrement	Dépôt de mauvaise foi, manque de caractère distinctif, atteinte à des droits antérieurs
Déchéance	Révoquer une marque après son enregistrement	Non-exploitation sérieuse pendant 5 ans, marque devenue générique ou trompeuse

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