Contrat de commande, cession et licence en propriété intellectuelle — guide pratique INPI
La propriété intellectuelle recouvre un ensemble d'éléments énumérés par le Code de la propriété intellectuelle, sans qu'il n'existe de définition conceptuelle unique en droit positif. Cette branche du droit ne protège pas les idées elles-mêmes, qui sont de libre parcours, mais leur forme d'expression que l'on nomme création. Cette création se détache du support matériel dans lequel elle s'inscrit. Pourtant, il existe des propriétés intellectuelles qui ne sont pas issues du travail intellectuel. L'exemple le plus saisissant est celui de l'appellation d'origine, mais il est également des marques ou des noms commerciaux, pour lesquels la part de créativité est réduite.
Les principaux contrats en propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats : cession, licence, communication de savoir‑faire. Le contrat de cession est un contrat de transfert de propriété, pouvant être assimilé à un contrat de vente. La licence se calque sur le mécanisme de la location en ce sens que le titre de propriété intellectuelle en cause appartient toujours au propriétaire, qui va « prêter » son droit en échange du paiement d'une redevance. Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d'un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d'ouvrage, c'est‑à‑dire du contrat d'entreprise, puisqu'il s'agira pour le titulaire d'effectuer en toute indépendance un ouvrage.
La cession de droits
Dans quel cas il est crucial d'envisager une cession ? A tout moment de la vie d'une marque vous pouvez envisager de la céder, dans le cadre par exemple d'une transmission de société. Il n'existe pas de définition conceptuelle de la propriété intellectuelle en droit positif. La rédaction de contrats de cession de droits requiert une attention particulière. En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition.
Dreyfus vous accompagne dans la rédaction de contrats de cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, nous vous guidons dans cette démarche, qu'il s'agisse de cessions de droits d'auteur, de marques, de noms de domaine, de brevets ou encore de dessins & modèles.
La cession implique le transfert du droit de propriété du titre concerné. Elle doit être passée devant notaire dans certains cas (par exemple pour certains transferts de droits liés à des biens immobiliers ou selon les formes légales prévues) et porter sur des droits incorporels. Il faut distinguer également la copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales.
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La copropriété en matière de brevets
La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613‑29 à L. 613‑32 du code de la propriété intellectuelle. Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété peut être l'effet des conditions de création d'un bien intellectuel, mais il peut aussi s'agir des effets d'un contrat. Il s'agit uniquement d'une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l'effort créatif.
La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets. La copropriété peut aussi porter sur l'invention, hors appropriation par brevet. Le législateur encourage les copropriétaires d'un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété.
La licence : statique vs dynamique
La licence peut avoir pour objet un brevet, un logiciel, ou encore une marque. Il peut être utile de l'envisager lors de la création d'une société, en particulier lorsque vous êtes le fondateur, afin de conserver la maîtrise sur vos actifs tout en permettant à la société d'exploiter ces droits. À l'occasion du dépôt de votre marque, il est possible que vous soyez confronté à une opposition de la part du titulaire d'une marque antérieure.
Les licences peuvent notamment porter sur l'utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média (vidéo, musique, etc.), formulation pharmaceutique, franchises. Ces licences sont appelées « licences dynamiques » ou « droits d'accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d'utiliser la propriété intellectuelle « figée », tel qu'il existe à la date à laquelle la licence est attribuée.
Conditions à remplir pour qu'une licence soit une licence dynamique : a) les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l'entité et visées au point a ; b) ces actions n'aboutissent pas au transfert d'un bien ou d'un service au client quand elles interviennent ; c) si au moins l'un des trois critères d'identification d'une licence dynamique n'est pas rempli, la licence est considérée comme statique.
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Rédaction et accompagnement
La rédaction de contrats de cession de droits requiert une attention particulière. Dreyfus vous accompagne dans la rédaction de contrats de cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, nous vous guidons dans cette démarche, qu'il s'agisse de cessions de droits d'auteur, de marques, de noms de domaine, de brevets ou encore de dessins & modèles.
La licence se calque sur le mécanisme de la location en ce sens que le titre de propriété intellectuelle en cause appartient toujours au propriétaire, qui va « prêter » son droit en échange du paiement d'une redevance. Il peut être utile de l'envisager lors de la création d'une société, en particulier lorsque vous êtes le fondateur, afin de conserver la maîtrise sur vos actifs tout en permettant à la société d'exploiter ces droits.
Aspects procéduraux et contentieux
La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. On appelle contrefaçon toute atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile devant le juge pénal.
Un arrêt du 22 mars 2023 (Cass.) et un arrêt du 6 mars 2024 (Cass.) illustrent l'actualité jurisprudentielle relative à la matière, notamment sur des points touchant au transfert du droit de propriété de copies et à la portée des conventions portant sur des droits incorporels.
Protéger une idée en France
Comment protéger une idée en France ? Cette branche du droit ne protège pas les idées qui sont de libre parcours, mais leur forme d'expression que l'on nomme création. Il peut être utile d'envisager le dépôt d'une marque, d'un brevet, ou la rédaction d'un contrat (cession, licence, communication de savoir‑faire) afin d'organiser légalement l'exploitation et la protection de votre création.
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Points pratiques et recommandations
- Évaluer l'opportunité : la cession transfère la propriété ; la licence conserve la titularité tout en donnant un droit d'exploitation.
- Vérifier la titularité : le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition.
- Considérer la copropriété : identifier dès l'origine les titulaires et organiser les rapports entre copropriétaires, par exemple via un règlement.
- Choisir la nature de la licence : distinguer licences dynamiques (revenus étalés) et licences statiques.
- Consulter un spécialiste pour la rédaction : la rédaction de contrats de cession de droits requiert une attention particulière et un accompagnement juridique adapté.
Tableau récapitulatif : cession vs licence
| Aspect | Cession | Licence |
|---|---|---|
| Nature juridique | Transfert de propriété | Concession d'un droit d'exploitation |
| Titularité | Transférée au cessionnaire | Conservée par le concédant |
| Forme | Acte de disposition (parfois formes solennelles) | Contrat de licence avec redevance possible |
| Revenu | Prix forfaitaire ou autres contreparties | Redevances, fixes ou variables (dynamiques ou statiques) |
| Utilité | Transmission de société, vente d'actifs | Exploitation par un tiers tout en gardant la maîtrise |
Les démarches de dépôt d'une marque ou d'un brevet peuvent être effectuées de concert au nom de différentes personnes. À l'occasion du dépôt de votre marque, il est possible que vous soyez confronté à une opposition de la part du titulaire d'une marque antérieure. Il peut donc être utile, selon les situations, d'envisager soit la cession, soit l'octroi d'une licence.
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