Procédure de renonciation et de retrait de marque auprès de l’INPI : guide pratique et enjeux

Le retrait ou la renonciation à une marque constitue, en apparence, un levier simple et pragmatique pour désamorcer un conflit en droit des marques. Dans un contexte de contentieux administratifs, que ce soit devant l’INPI ou l’EUIPO, ces mécanismes doivent être maniés avec prudence. Mal anticipés, ils peuvent transformer une solution amiable en affaiblissement structurel des droits.

Notions clés : retrait versus renonciation

La renonciation constitue un abandon de droits, partiel ou total, par le titulaire d’une marque. Lorsqu’elle est totale, la marque disparaît purement et simplement du registre. Lorsqu’elle est partielle, cela consiste à réduire le périmètre de protection d’une marque, en restreignant la liste des produits et services désignés dans le libellé.

On parle de retrait quand la marque n’a pas encore été enregistrée. Le retrait total ou partiel de marque : il est possible de procéder à un retrait total ou partiel, c’est à dire qu’on retire ou précise quelques produits ou services ou bien on retire toute la marque, qui ne sera donc jamais enregistrée.

On parle de renonciation quand les modifications sont demandées suite à l’enregistrement de la marque. Les renonciations sont globalement plus rares que les retraits. La renonciation, bien qu’elle n’élimine pas la marque du registre, entraîne une réduction de son champ d’application.

Effets juridiques et pratiques

Si le retrait est partiel, cela entraîne une modification du libellé de la demande de marque, dont l’enregistrement se poursuivra alors avec cette version ajustée. Lorsque la renonciation est totale, elle a des effets similaires à un retrait, car la marque n’a plus de protection. Toutefois, lorsque la renonciation est partielle, elle maintient certains droits de propriété sur la marque, mais avec des restrictions.

Oui. Oui, la renonciation à une marque peut affecter les contrats de licence ou de partenariat existants, car elle met fin totalement ou partiellement à la protection de la marque.

La nullité a pour but de faire reconnaître que la marque contestée n’a jamais rempli les conditions de validité légales lui permettant un enregistrement conforme. La déchéance a pour but de faire reconnaître que la marque contestée ne respecte plus les exigences légales d’exploitation de la marque ou qu’un évènement justifie que le titulaire soit déchu de ses droits.

Quand intervient le retrait dans la procédure d’opposition ?

Une fois qu’une demande de marque a été examinée par l’office compétent et qu’elle satisfait aux exigences légales, elle est publiée afin de permettre aux tiers détenant des droits antérieurs de déposer une opposition si nécessaire. L’opposition repose sur l’argument selon lequel l’enregistrement de la nouvelle marque porterait atteinte aux droits existants, notamment en matière de risque de confusion, de notoriété ou de renommée de la marque antérieure.

Le retrait d’une demande de marque peut intervenir à différentes étapes de la procédure d’opposition. Le retrait peut également se produire pendant la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition ou durant la période d’instruction de la procédure. La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt.

Intégration dans une stratégie de portefeuille

La renonciation à une marque doit être intégrée dans une stratégie de portefeuille de marques global. Elle permet de rationaliser un portefeuille, d’éviter des frais de renouvellement inutiles et de mettre fin à des droits sur des marques qui ne sont plus pertinentes.

Après le dépôt d’une marque, plusieurs types de changements peuvent survenir : l’étendue de sa protection doit être modifiée, le titulaire a déménagé ou changé de forme juridique, la marque a été cédée… Autant d’informations qui doivent être transmises à l’INPI par le biais d’une inscription.

Qu’est-ce qu’une inscription auprès de l’INPI ?

Une inscription est une démarche effectuée auprès de l’INPI via un formulaire papier ou en ligne, selon la procédure souhaitée, et qui permet de lui notifier un changement en lien avec une marque, ou un autre droit de propriété industrielle. Toutes les modifications doivent être inscrites auprès du Registre National des Marques.

Certaines modifications peuvent être faites en ligne via le site de l’INPI (changement d’adresse, de forme juridique, cession, licence…). D’autres doivent encore être faites grâce à un formulaire envoyé par la poste à l’INPI (comme le retrait ou la renonciation, par exemple).

Types de modifications et inscriptions

Les modifications de la marque en tant que telle : il est impossible de modifier le signe (nom et/ou logo) qui a été déposé. Il est impossible d’étendre, après le dépôt, la protection de la marque en rajoutant des produits et/ou services au libellé de la marque.
Les modifications possibles sont restreintes et se cantonnent à la possibilité de limiter la protection de la marque en réduisant le libellé, ou de retirer/renoncer complètement à cette dernière.
Les changements “administratifs” : changement d’adresse, changement de dénomination sociale, changement de forme juridique. Il est important de les signaler à l’INPI, en particulier pour le renouvellement de vos marques.
Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque : cessions, licences, hypothèques, gages ou nantissements. Il faut impérativement les inscrire auprès de l’INPI car seule l’inscription permet l’opposabilité de l’acte aux tiers.

Par exemple, la responsabilité d’une faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque ne peut être relevée que si l’acte a été porté à la connaissance des tiers via une procédure d’inscription. A défaut, le titulaire de la marque est en principe responsable.

Formalités, coûts et représentation

Le montant des taxes d’inscription auprès de l’INPI est de 27 € (novembre 2016), avec un supplément de 52 € en procédure dite “accélérée”. Certaines inscriptions sont gratuites (changement d’adresse, par exemple).

Le déposant a la possibilité de se faire représenter par un mandataire professionnel, notamment : un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention « Marques » ou un avocat ; une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l’INPI ; un professionnel d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen habilité à représenter toute personne auprès de l’office de propriété industrielle de son pays ; une société établie dans l’Espace économique européen, contractuellement liée à la société déposante ; toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

À l’exception des conseils en propriété industrielle et des avocats, le mandataire doit fournir un pouvoir l’autorisant à agir au nom du déposant. Ce pouvoir peut prendre deux formes : pouvoir spécial ou pouvoir permanent.

Procédure pas à pas : comment effectuer un retrait depuis le portail Marques

Une fois sur le portail marques, le dépôt de marque se trouve dans la corbeille : « Dossier en cours d’examen » si la demande n’a pas été notifiée ; ou « Nouvelle notification » si la demande a été notifiée.
Cliquez sur la marque concernée par le retrait.
Cliquez sur le menu déroulant « Autres actions possibles » et sélectionnez « Accéder au retrait des produits et services ».
Pour un retrait partiel : cliquez sur « Retrait partiel » ; cliquez sur le crayon pour supprimer, modifier des produits et services ; cliquez sur la corbeille pour supprimer la classe entière de produits et services ; enfin, cliquez sur « Valider », une pop-up s’ouvre, puis cliquez sur « Retirer les produits et services » pour valider le retrait partiel.
Pour un retrait total : cliquez sur « Retrait total » ; une fenêtre pop-up s’ouvre.

Procédure pas à pas : renonciation via e-procédures

Une fois connecté au portail e-procédures, vous pouvez débuter le processus de renonciation au registre national des marques. Il existe deux procédures : une procédure classique qui permet de faire une inscription en quelques semaines et une procédure accélérée qui est traitée en quelques jours, si la demande est régulière.

Dans la barre de menu, cliquez sur « Inscription, renonciation », puis sur le bouton « Renonciation » situé en haut à droite de votre écran.
Une page sur le traitement des données à caractère personnel recueillies par l’INPI s’ouvre. En cliquant sur « Débuter le formulaire », vous acceptez les conditions énoncées.
« Type de renonciation » : indiquez si vous souhaitez faire une renonciation totale ou une renonciation partielle.
« Produits et services » : dans cette rubrique, sélectionnez les classes à supprimer.
« Intervenants » : identifiez le ou les déposant(s), titulaire(s) de la marque, le mandataire s’il y en a un, le destinataire des correspondances ainsi que le signataire.
« Options » : renseignez les différentes extensions internationales ou inscriptions antérieures et/ou simultanées le cas échéant.
« Récapitulatif » : vérifiez que le récapitulatif des données est conforme. Vous pouvez choisir un traitement accéléré.
« Paiement » : procédez au paiement de la prestation, soit par carte bancaire, soit par prélèvement sur un compte de paiement INPI. Attention : une fois le paiement effectué, il n’est plus possible de modifier les données que vous avez saisies.

Justificatifs à joindre

Dans le cadre d‘une licence, la copie de l’autorisation du licencié.
Dans le cadre d‘un gage, la copie de l’autorisation du créancier gagiste.
Si le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre sa traduction.

Après le retrait ou la renonciation

Une fois le retrait ou la renonciation validé, un récapitulatif final, portant le numéro de l’inscription et sa date, est mis à disposition sur le portail Marques de votre espace e-procédures. L’inscription est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) afin de la rendre publique.

Si vous constatez une erreur de l’INPI dans les inscriptions portées au registre des marques, vous pouvez demander un erratum via le portail marques sur votre espace e-procédures.

Conditions particulières et points de vigilance

Le registre national des marques n’accepte pas les demandes de retrait ou de renonciation concernant les marques de l'Union européenne. Si la personne procédant à la renonciation est différente de celle ayant déposé la marque (suite à une cession, fusion, absorption…), il est impératif d’inscrire le changement de propriétaire au registre national des marques avant de faire une renonciation.

Veillez donc à bien vous faire inscrire au préalable (ou en même temps) comme nouveau propriétaire au registre. Si la marque a été vendue plusieurs fois avant que vous n’en deveniez propriétaire, vous devez vous assurer que tous les précédents propriétaires ont bien été inscrits au registre.

La renonciation et le retrait ne sont ni de simples formalités administratives, ni des solutions universelles. Ils doivent être intégrés dans une stratégie réfléchie, compte tenu notamment de leurs effets sur les contrats existants et sur la valeur économique des droits de marque.

Nullité et déchéance : alternatives au retrait/renonciation

Nullité : une marque enregistrée est annulée par l’INPI lorsqu'il est établi par le demandeur qu’elle ne respecte pas les conditions de validité légales (par exemple lorsqu’elle a été déposée de mauvaise foi, ou était dépourvue de caractère distinctif, descriptive, trompeuse ou encore contraire à l’ordre public au moment de son dépôt) et/ou qu’elle porte atteinte à un de ses droits antérieurs ayant effet en France (par exemple une marque, une marque renommée, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou encore un nom de domaine).

Déchéance : sur requête du demandeur, l’INPI peut prononcer la déchéance d’une marque enregistrée, si son titulaire ne justifie pas l’avoir exploitée sérieusement pendant 5 années, et si elle est devenue générique ou trompeuse de son fait.

Demander la nullité ou la déchéance d’une marque permet de garantir le respect des règles qui encadrent le droit des marques tout en favorisant un environnement économique plus dynamique. Ces démarches visent à supprimer les marques non conformes car déposées de mauvaise foi, ou invalides, trompeuses ou contraires à l’ordre public, ainsi que celles portant atteinte aux droits antérieurs appartenant à des tiers.

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Aspects procéduraux et recours

Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques. Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle.

Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l’article L. L’institut doit respecter le principe du contradictoire.

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles réglementaires. Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

Recommandations pratiques

Intégrez tout retrait ou renonciation dans une stratégie globale de portefeuille pour éviter un affaiblissement imprévu des droits.
Vérifiez l’opposabilité des cessions et licences en procédant aux inscriptions nécessaires auprès de l’INPI.
Utilisez la procédure accélérée si le calendrier de la renonciation est critique.
Faites-vous assister par un conseil en propriété industrielle ou un avocat lorsque la technicité de la matière l’impose.
Assurez-vous que tous les documents en langue étrangère soient accompagnés de leur traduction.

Opération	Moment	Effet
Retrait	Avant enregistrement (jusqu’au début des préparatifs techniques)	Empêche l’enregistrement (total) ou modifie la demande (partiel)
Renonciation	Après enregistrement	Réduit le champ de protection (partielle) ou supprime la protection (totale)
Nullité	Après enregistrement	Annulation rétroactive pour non-conformité initiale
Déchéance	Après enregistrement (sur 5 ans d’exploitation)	Retrait des droits si non-exploitation sérieuse

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