Procédure de régularisation INPI pour une marque déposée au nom d'une société en formation

Par Julie Prost, Avocat.

Lorsque de futurs dirigeants se sont enfin accordés sur un nom de marque, ils choisissent souvent de la déposer avant que leur société ne soit immatriculée, au nom et pour le compte de la « société en cours de formation ». Déposer une marque au nom de la société en formation est une pratique très courante, qui plaît aux entreprises en création dynamiques. Pour ces entreprises, le dépôt de la marque représente un élément primordial : elles veulent s’approprier le signe le plus vite possible avant les concurrents. L’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés (RCS) peut prendre plus ou moins longtemps.

Pourquoi déposer au nom de la société en formation ? Avantages et enjeux

Déposer une marque au nom d'une société en cours de formation permet de sécuriser immédiatement l'identité commerciale avant l'immatriculation, d'éviter un transfert ultérieur et les formalités associées, de préparer la future exploitation sans risque de revendication personnelle, et de faciliter les démarches juridiques lors de la création définitive. En apparence, la procédure est aussi simple qu’un dépôt au nom d’un déposant classique. Parce que son immatriculation n’a pas encore eu lieu, la société en cours de formation est dépourvue de personnalité juridique : elle ne peut bénéficier d’aucun droit et n’être créancière d’aucune obligation.

Le dépôt de la marque effectuée « au nom et pour le compte d’une société en cours de formation » reste valable, quel que soit le devenir de ladite société. Il en découle que pour que le dépôt de marque soit régulièrement repris par la société nouvellement créée, des exigences de formalisme strictes sont à accomplir après le dépôt. Si elles ne sont pas respectées, la défense de la marque dans le cadre d’actions administratives et judiciaires sera mise en échec.

Risques en l'absence de régularisation

De nombreuses sociétés se passent de faire procéder à la reprise de la marque par la société, pensant que le simple fait de cocher la case susvisée et de remplir le champ du nom de la société suffit. Pourtant, les risques sont très importants, et peuvent aller jusqu’à la nullité de la marque. N’oublions pas que certains juges ont par le passé considéré qu’en cas d’absence de reprise, le dépôt de marque était tout simplement « nul dès l’origine ». Ainsi, il est arrivé que des sociétés soient considérées comme irrecevables à agir en contrefaçon pour défendre une marque qui avait été déposée avant qu’elles ne soient immatriculées, parce que la situation n’avait jamais été régularisée a posteriori.

En effet, dans une affaire à laquelle était partie le chanteur Pharell Williams, son adversaire, un certain Walter Y., titulaire d’une marque semi-figurative « Z WILLIAMS » déposée au nom d’une société en formation. Or, il n’avait pas été fait procéder à la reprise de la marque par la société. Nullité ? Décision isolée ou hésitation jurisprudentielle, notons que d’autres décisions retiennent dans une telle situation la validité de la marque au nom de la personne physique initiale. Mais en pratique, une opposition, une action en annulation ou une action en justice de la société sur la base de la marque au nom d’une personne physique « agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation » non régularisée seront jugées irrecevables car la marque n’aura jamais été officiellement transférée à la société concernée.

Cadre légal et responsabilité

L’article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose spécifiquement que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. »

Il est admis que ce régime de reprise des actes s’applique aux dépôts de marques françaises et de l’Union européenne. Si la reprise est régulière, la société, désormais personne morale, sera réputée titulaire de la marque. A chaque fois, la démarche devra répondre à des exigences formelles pour être parfaitement valable.

Que doit contenir la reprise interne par la société ?

En interne : les statuts de la société doivent prévoir une reprise des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en cours de formation et jusqu’à son immatriculation, lesquels actes doivent être listés dans une annexe aux statuts. Si la reprise n’est pas prévue dans les statuts, une décision à la majorité des associés (sauf clause contraire des statuts) doit prévoir spécifiquement la reprise du dépôt de marque par la société. Dans ce cas-là, les associés doivent se réunir afin de signer au nom de la société un « mandat spécial » en vertu duquel l’un d’entre eux ou le dirigeant de la société se chargera d’effectuer les formalités de dépôt de marque au nom de la société.

Formalités à accomplir auprès de l'INPI

L’immatriculation de la société doit être signalée à l’INPI qui mettra à jour, dans ses bases de données, les informations relatives au propriétaire de la marque. Il conviendra alors d’organiser une cession de marque entre la personne physique déposante et la société, en priant que la marque sera tout de même considérée comme valable si l’affaire se retrouve devant un tribunal. Enfin, notons que la possibilité de déposer au nom d’une société en cours de formation est loin d’être réservée aux marques : les déposants de brevets et de dessins et modèles le peuvent également.

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Dans tous les cas, la régularisation doit répondre à des exigences formelles pour être parfaitement valable. Ce n’est qu’une fois la régularisation effectuée auprès de l’INPI et celle-ci publiée au BOPI et inscrite au Registre National des Marques (RNM) que la ou les marque(s) sera(ont) opposable(s) aux tiers. De plus, « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »

Procédure pratique recommandée

Vérifier la disponibilité du nom avant le dépôt pour éviter tout conflit avec des tiers.
Effectuer le dépôt au nom de la société en formation en cochant la case appropriée sur le formulaire de l’INPI si l’on opte pour cette solution.
Prévoir dans les statuts une clause de reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation et joindre une annexe listant les actes accomplis (dépôts, contrats, paiements liés à la marque).
Si la clause statutaire manque, organiser une décision des associés ou un procès-verbal d’assemblée prévoyant la reprise et, si besoin, un mandat spécial pour effectuer les formalités.
Informer l’INPI de l’immatriculation et demander la mise à jour des informations relatives au titulaire de la marque.
Procéder, le cas échéant, à la cession formelle entre le déposant physique et la société et à son inscription au RNM.

Comparaison avec d'autres pratiques de dépôt

Déposer une marque en son nom propre avant la création de la société peut sembler plus simple, mais présente des inconvénients : le transfert de la marque à la société implique des frais et formalités, en cas de litige avant le transfert l'associé reste personnellement responsable, et une cession mal encadrée peut poser des problèmes juridiques. Il est aussi possible de déposer la marque uniquement une fois la société créée. Cette approche évite la gestion d'un transfert, mais elle peut entraîner un délai entre la création de l'entreprise et la protection effective de la marque. Si une autre entreprise dépose une marque similaire avant vous, vous risquez de perdre votre nom commercial.

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Points d'attention récapitulatifs

S'assurer que le dépôt mentionne bien la société en formation, et non simplement le nom du futur associé.
Finaliser rapidement l'immatriculation, car la société en formation n'a qu'une existence temporaire.
Reprendre le dépôt de marque par la société, soit dans les statuts lors de la création, soit par un PV d'Assemblée Générale. C'est la partie qui est la plus souvent oubliée.
Effectuer l'inscription à l'INPI pour acter la reprise par la société, une fois créée.

Application jurisprudentielle

Si la reprise est régulière, la société, qui dispose désormais de la personnalité morale, sera donc réputée titulaire de la ou des marque(s) dès l’origine. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé, dans une affaire n°17/02050 du 25 mai 2018, que « Si le dépôt de la marque par le futur dirigeant d'une société ne peut engager une société qui n'a pas eu d'existence juridique, ce dépôt même passé pour le compte de la société en formation qui n'a finalement pas été immatriculée, n'en demeure pas moins valable au profit du déposant initial, qui étant tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes accomplis au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale... ». Selon les décisions, la marque pourra donc, selon les circonstances et le respect des formalités, être considérée comme valable au profit du déposant initial ou de la société après reprise régulière.

Étape	But	Conséquence si omission
Dépôt au nom de la société en formation	Sécuriser la marque avant immatriculation	Risque d'irrecevabilité de la société à agir si non régularisé
Clause de reprise dans les statuts ou PV	Permettre la titularité par la société après immatriculation	La personne physique reste titulaire, responsabilité solidaire
Signalement de l’immatriculation à l’INPI	Mise à jour du titulaire au RNM	Droits non opposables aux tiers tant que non inscrit

L’ensemble de ces procédés impliquent que la société deviendra automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation si la reprise est régulière. Les exigences de formalisme liées à la reprise et à la régularisation s’appliquent aussi aux brevets et dessins et modèles, et l’ensemble de la démarche devra répondre à des exigences formelles pour être parfaitement valable.

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