Refus de Marque par l'INPI : Comprendre les Conditions et les Possibilités de Remboursement

Il arrive que l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), après le dépôt d’une marque, envoie une notification au déposant. Le plus souvent, l’examinateur estime que le dépôt de marque doit être modifié afin de pouvoir être enregistré. Il peut proposer des solutions au déposant, mais il n’y est pas obligé. Il peut également s’agir d’un refus total ou partiel, basé sur la marque elle-même, qui serait par exemple considérée comme descriptive, ou contraire à l’ordre public. Le déposant dispose alors d’un délai compris entre 1 et 2 mois pour répondre à la notification. Dans certains cas, l’absence de réponse entraînera un rejet de la demande d’enregistrement.

Si la demande est rejetée, l’INPI ne rembourse pas les redevances de dépôt versées. Apprenez à reconnaître les différents types d’irrégularités relevées par l’INPI et à les traiter. Dans une seule et même notification, l’examinateur de la marque peut rejeter la marque pour certains services, et demander des précisions pour d’autres. Les différents types de notification sont donc cumulables.

Les Différents Types de Notifications de l'INPI

Vous avez reçu une notification d’irrégularité de l’INPI et ne savez pas comment y répondre? Voici les différents types de notifications que vous pouvez rencontrer:

Rejet de la Marque par l'INPI

L’examinateur peut estimer que la marque est trop descriptive pour être enregistrée. En effet, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle ne doit décrire ni les produits/services couverts par la marque, ni l’une de leurs caractéristiques.

Voici des exemples de marques rejetées ces deux dernières années par l’INPI :

L’ŒUF DE NOS CAMPAGNES (visant des œufs en classe 29)
DU VIGNERON AU PARTICULIER (pour du vin en classe 33)
louerLinge (pour du linge et des services de distribution de linge)
SALON DU GOÛT ET DU VIN ILE DE RE (pour du vin et l’organisation de salons)

L’examinateur peut tout à fait rejeter une marque seulement partiellement, parce qu’elle est descriptive de certains produits, mais pas d’autres. C’est un rejet partiel.

Il est également impossible d’enregistrer une marque qui porterait atteinte à l’ordre public. C’est le cas par exemple des insultes, des propos racistes, antisémites… Ont ainsi été rejetées les marques F*CK ou des marques encourageant la vente / la consommation de drogues (comme les marques comportant le terme CANNABIS). Cela permet aussi de réguler certains abus suite à des évènements d’actualité. Par exemple, l’INPI avait rejeté de nombreux dépôts de marque JE SUIS PARIS suite à l’attentat du Bataclan en 2015, réalisés par des personnes opportunistes cherchant à s’approprier commercialement le nom.

Notifications d’Irrégularités Matérielles

Lorsque l’INPI constate que la demande d’enregistrement d’une marque contient une ou plusieurs irrégularités, il envoie au déposant (ou à son mandataire) une notification d’irrégularité matérielle. Celle-ci peut prendre plusieurs formes :

La notification d’office: dans ce cas, l’INPI propose une solution de régularisation au déposant. En l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, la proposition est réputée comme acceptée par le déposant. L’INPI va donc automatiquement rectifier la demande, et poursuivre son examen de la marque.
La notification d’irrégularité classique: L’INPI va ici inviter le déposant à procéder lui-même à la régularisation. Si le déposant accepte les propositions de notification de l’INPI, il devra modifier sa demande en ligne, et joindre, le cas échéant, des documents manquants ou un courrier explicatif. Si le déposant ne répond pas à la notification de l’INPI, dans un délai fixé, sa demande sera rejetée.

Il est donc primordial de répondre aux notifications que vous adresse l’INPI. Le silence pouvant signifier le rejet de votre demande et la perte des sommes engagées. Pour gagner du temps, vous pouvez demander une prolongation du délai par courrier déposé dans l’espace procédures. Vous bénéficierez ainsi d’un mois supplémentaire pour présenter vos arguments.

Il convient aussi de préciser que la régularisation du dossier ne peut avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt. Vous ne pouvez donc pas en profiter pour modifier votre libellé en ajoutant des produits et services. C’est notamment pour cette raison qu’il convient d’être très attentif lors de la rédaction de votre libellé !

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Comment répondre aux notifications d’irrégularités matérielles de l’INPI ?

Voici quelques exemples de notifications d’irrégularités matérielles et comment y répondre :

Dépôt illisible: L’INPI considère que les dépôts qui ne sont pas effectués sur le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, sont illisibles. L’INPI refuse également les dépôts soumis en format « paysage », ou ceux dont l’écriture n’est pas déchiffrable. Il est donc recommandé de faire votre demande de dépôt de marque en ligne. Si vous préférez l’écrit, il convient de remplir le formulaire adapté de manière lisible (en écrivant tout en majuscules par exemple).
Identification du déposant: En cas d’ambigüité sur le déposant, l’INPI enverra une notification d’irrégularité. C’est le cas si le dépôt mentionne : « Société XYZ Madame ABC 2 rue de Paris … ».
Adresse incomplète ou imprécise: L’INPI pourra envoyer une notification d’irrégularité si l’adresse ne comporte pas de numéro ou de nom de rue. Le déposant pourra alors compléter son adresse ou confirmer que celle-ci ne comporte pas de numéro de rue. Le problème est fréquent avec les demandes ne comportant qu’une boite postale. Il est donc recommandé de donner une adresse complète et précise pour éviter tout retard dans le traitement de la demande d’enregistrement de marque.
Problème de signature: En cas de dépôt en ligne, il peut arriver que le processus de signature n’ait pas abouti. Heureusement, il n’est pas nécessaire de recommencer toute la procédure : il suffit d’envoyer la signature manuscrite à l’INPI, accompagnée du nom et prénom du signataire. Mais si l’irrégularité n’est pas corrigée, la demande sera entièrement rejetée. Parfois le déposant devra également préciser sa qualité de signataire. C’est le cas en particulier lorsque le dépôt est fait pour une personne morale. Pour pouvoir engager la responsabilité de celle-ci, le déposant doit être gérant, associé ou administrateur. Si le dépôt est fait pour une collectivité territoriale, le signataire doit être le maire ou le président du conseil.
Irrégularité liée à l’absence de mandataire: C’est le cas, lorsque le déposant n’est pas domicilié en France (ou en Union européenne). L’INPI envoie alors un refus provisoire où est signalée une irrégularité sur l’identification et qualité du signataire. Pour poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque, le déposant doit choisir un mandataire agréé. Celui-ci reprendra la procédure devant l’INPI. Attention : vous ne pouvez pas indiquer un ami avec une adresse en France. A ce stade, il faut que le mandataire soit une personne habilitée. La constitution de mandataire est une procédure très rapide mais il faut être attentif à répondre dans les délais à l’INPI. Sinon, la marque sera totalement rejetée.
Erreurs dans la description de la marque: Ainsi, l’INPI reçoit des demandes de « marques tridimensionnelles » , alors même que la marque semble classique. L’INPI adresse alors une notification d’office, afin que le déposant confirme ou non le caractère spécifique de sa marque. L’INPI peut également envoyer une notification d’irrégularité si la marque est représentée en noir et blanc, alors que le déposant mentionne la présence de couleurs. L’erreur la plus courante concerne les dépôts de marques figuratives. Les déposants décrivent leur logo mais pas selon les critères de l’INPI. Si vous souhaitez faire un dépôt « classique », il est donc recommandé de ne pas remplir la partie « description » de la marque. En effet, les déposants remplissent en général mal cette partie et l’INPI est obligé d’envoyer une notification pour clarifier ce point.
Irrégularités dans le libellé: Depuis 2012, l’INPI refuse les libellés trop imprécis, et notamment ceux qui renvoient à des intitulés de classe. C’est le cas par exemple de l’intitulé de la classe 7 « Machines », ou en classe 35 « services de vente en ligne ». En effet, ces formules trop larges peuvent englober des produits ou services relevant d’autres classes. Dans ce cas, l’INPI va notifier l’irrégularité au titulaire et lui demander des précisions. Par ailleurs, l’INPI refuse certaines expressions (« y compris », « en particulier », « notamment ») car elles ne permettent pas de préciser véritablement l’étendue de la protection demandée (on préférera des expressions comme « à savoir », plus restrictives). L’examinateur proposera une autre formulation, permettant d’établir une liste claire des produits concernés. Le déposant peut ou non accepter cette nouvelle formulation. Il peut également proposer un autre libellé, à condition de ne pas étendre la portée de son dépôt initial. Il arrive souvent que la régularisation conduise à l’ajout d’une ou plusieurs classes de produits et/ou services. C’est le cas lorsque le déposant avait mentionné des produits ou services relevant d’une classe erronée, ou lorsque la précision du libellé a conduit à mentionner un produit ou un service compris dans une autre classe. Dans ce cas, le déposant devra s’acquitter du paiement de taxes additionnelles. S’il ne souhaite pas payer plus cher, il peut renoncer à l’ajout de ces classes mais il perdra les produits / services concernés.
Autres notifications d’irrégularités: L’INPI peut également signaler d’autres irrégularités dans la demande. Il arrive que le problème soit lié à une demande de priorité. Dans ce cas, le déposant sera invité à joindre des documents manquants. D’autres difficultés peuvent intervenir lors du renouvellement de la marque ou en cas de demande divisionnaire.

Quoi qu’il en soit, il est fondamental de répondre à l’INPI dans les délais fixés.

Retrait ou Renonciation à une Marque : Conditions et Procédures

La formalité à effectuer auprès de l’INPI est différente selon que la marque est enregistrée ou non.

Un retrait de marque, total ou partiel, s'effectue avant le début des préparatifs techniques de la publication de l'enregistrement de la marque.
Une renonciation, totale ou partielle, s'effectue après le début des préparatifs techniques de la publication de l'enregistrement de la marque.

Le registre national des marques n’accepte pas les demandes de retrait ou de renonciation concernant les marques de l'Union européenne. Si la personne procédant à la renonciation est différente de celle ayant déposé la marque (suite à une cession, fusion, absorption…), il est impératif d’inscrire le changement de propriétaire au registre national des marques avant de faire une renonciation. Veillez donc à bien vous faire inscrire au préalable (ou en même temps) comme nouveau propriétaire au registre. Si la marque a été vendue plusieurs fois avant que vous n’en deveniez propriétaire, vous devez vous assurer que tous les précédents propriétaires ont bien été inscrits au registre.

Le déposant a la possibilité de se faire représenter par un mandataire professionnel, notamment :

Un conseil en propriété industrielle bénéficiant de la mention « Marques » ou un avocat ;
Une personne habilitée à représenter le déposant auprès de l’INPI : ces personnes sont inscrites sur une liste spéciale ;
Un professionnel d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen habilité à représenter toute personne auprès de l’office de propriété industrielle de son pays ;
Une société établie dans l’Espace économique européen, contractuellement liée à la société déposante ;
Toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

À l’exception des conseils en propriété industrielle et des avocats, le mandataire doit fournir un pouvoir l’autorisant à agir au nom du déposant. Ce pouvoir peut prendre deux formes :

Pouvoir spécial : il permet au mandataire d’intervenir uniquement pour le dépôt spécifique. Ce document doit impérativement être joint lors du dépôt ;
Pouvoir permanent : il autorise le mandataire à représenter le déposant de manière générale, pour toutes démarches.

Guide Pas à Pas pour un Retrait de Marque

Une fois sur le portail marques, le dépôt de marque se trouve dans la corbeille :

« Dossier en cours d’examen » si la demande n’a pas été notifiée ;
Ou « Nouvelle notification » si la demande a été notifiée.

Cliquez sur la marque concernée par le retrait. Cliquez sur le menu déroulant « Autres actions possibles » et sélectionnez « Accéder au retrait des produits et services ».

Pour un retrait partiel :

Cliquez sur « Retrait partiel » ;
Cliquez sur le crayon pour supprimer, modifier des produits et services ;
Cliquez sur la corbeille pour supprimer la classe entière de produis et services ;
Enfin, cliquez sur « Valider », une pop-up s’ouvre, puis cliquez sur « Retirer les produits et services » pour valider le retrait partiel.

Pour un retrait total :

Cliquez sur « Retrait total » ;
Une fenêtre pop-up s’ouvre.

Comment faire une renonciation ?

Une fois connecté au portail e-procédures, vous pouvez débuter le processus de renonciation au registre national des marques. Il existe deux procédures : une procédure classique qui permet de faire une inscription en quelques semaines et une procédure accélérée qui est traitée en quelques jours, si la demande est régulière.

L'INPI a édité un mode d'emploi du portail Marques pour vous assister dans vos démarches.

Guide pas à pas :

Vous arrivez sur votre tableau de bord du portail Marques. Dans la barre de menu, cliquez sur « Inscription, renonciation », puis sur le bouton « Renonciation » situé en haut à droite de votre écran. Une page sur le traitement des données à caractère personnel recueillies par l’INPI s’ouvre. En cliquant sur « Débuter le formulaire », vous acceptez les conditions énoncées. Votre démarche commence !

« Type de renonciation » : indiquez si vous souhaitez faire une renonciation totale ou une renonciation partielle.
« Produits et services » : dans cette rubrique, sélectionnez les classes à supprimer.
« Intervenants » : cette rubrique identifie les intervenants c’est-à-dire le ou les déposant(s), titulaire(s) de la marque, le mandataire s’il y en a un, le destinataire des correspondances ainsi que le signataire, qui est la personne titulaire du compte e-procédures de connexion aux services en ligne. Il ne peut y avoir qu’un seul mandataire, destinataire et signataire. Complétez les informations demandées.
« Options » : à cette étape, renseignez les différentes extensions internationales ou inscriptions antérieures et/ou simultanées le cas échéant.
« Récapitulatif » : vous devez vérifier ici que le récapitulatif des données qui vous est présenté est conforme à ce que vous souhaitez déposer. Cette rubrique donne accès à l’étape de paiement qui coïncide avec la validation définitive du récapitulatif. Si les données ne sont pas conformes à vos attentes, il convient d’apporter les corrections nécessaires aux rubriques mal renseignées en utilisant les boutons « Modifier » et « Enregistrer ». Par ailleurs, vous pouvez choisir à cette étape un traitement accéléré de votre demande. Cochez alors la case « Je souhaite un traitement accéléré de ma demande ».
« Paiement » : vous devez procéder au paiement de la prestation, soit par carte bancaire, soit par prélèvement sur un compte de paiement INPI. Attention : une fois le paiement effectué, il n’est plus possible de modifier les données que vous avez saisies. Une fois le paiement effectué, un message vous informe que votre demande a bien été reçue par l’Institut. De plus, la date qui sera attribuée à votre demande correspondra à la date de règlement des redevances.

Les justificatifs à joindre à votre demande de renonciation

Dans le cadre d‘une licence, la copie de l’autorisation du licencié ;
Dans le cadre d‘un gage, la copie de l’autorisation du créancier gagiste ;
Si le document est rédigé en langue étrangère, vous devez joindre sa traduction.

Après le retrait ou la renonciation

Une fois le retrait ou la renonciation validé, un récapitulatif final, portant le numéro de l’inscription et sa date, est mis à disposition sur le portail Marques de votre espace e-procédures. L’inscription est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) afin de la rendre publique.

Si vous constatez une erreur de l’INPI dans les inscriptions portées au registre des marques, vous pouvez demander un erratum via le portail marques sur votre espace e-procédures.

Opposition à une Marque : Qui Peut S'y Opposer et Comment ?

L’opposition peut être formée et présentée par l’intéressé agissant personnellement, ou s'il le souhaite, par un mandataire, c'est-à-dire à une personne chargée de le représenter.

Comment faire opposition en ligne ?

Toute opposition s'effectue exclusivement en ligne via votre compte sur l’espace e-procédures de l’INPI. L'INPI a édité un mode d'emploi du portail Marques pour vous assister dans vos démarches.

Remarque : Un compte e-procédures correspond à une personne précisément identifiée.

Combien coûte une opposition ?

Une opposition fondée sur un seul droit coûte 400 €.

Comment se déroule la procédure ?

Une procédure en deux temps

Une phase d'instruction écrite pendant laquelle les parties échangent leurs arguments de façon contradictoire. Cette phase prend fin dès que l’une des parties cesse de répondre ;
À l’issue de cette phase d’instruction, l’INPI rend une décision dans un délai de 3 mois. Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente.

Une procédure dite « contradictoire »

La procédure d’opposition est contradictoire, c'est-à-dire que toute observation ou pièce transmise à l'INPI par l'une des deux parties est obligatoirement communiquée à l'autre. A l’occasion de leurs observations écrites, les parties peuvent demander à présenter des observations orales. Les parties sont alors convoquées par l’INPI. La date de la commission orale marque la fin de la phase d’instruction.

Durée de la procédure

La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre 6 mois à 1 an.

Lors d’une opposition fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans

Lorsque l'opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, le déposant peut demander à l'opposant de démontrer que sa marque est exploitée. Si votre marque a été inexploitée de façon continue pendant plus de 5 ans, elle est susceptible de faire l’objet, de la part de vos concurrents, d’une action en déchéance.

Cas de suspension des délais

La procédure d’opposition se déroule dans des délais courts et non extensibles.

Après la décision de l’INPI

Si la demande d'enregistrement de la marque contestée est finalement rejetée partiellement ou totalement, la décision est inscrite au registre national des marques et publiée au BOPI.

Comme toutes les décisions de l'INPI, il est possible de former un recours devant une cour d'appel.

Il est plus que recommandé de se faire assister par un avocat pour toute contestation de décision prise par l’INPI afin de mettre toutes les chances de son côté. Seul un bon avocat en droit des marques pourra construire un solide argumentaire afin de convaincre la Cour d’appel que la décision du Directeur de l’INPI n’était pas la bonne, et de faire droit à votre demande en acceptant d’enregistrer votre marque.

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Démarches à suivre en cas de refus de marque par l'INPI

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