Statut juridique du "zombie": entre droit des marques et fiction culturelle

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé.

Définition juridique et conditions d'abandon

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation - « residual goodwill » -. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est-à-dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement.

Arguments en faveur et contre la réactivation

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque qui provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerait-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime.

Risques liés à une réactivation: confusion, propriété résiduelle et droits connexes

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire.

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite.

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur.

Cadres juridiques comparés: France, Union européenne et États-Unis

Une marque est présumée abandonnée si elle n’est pas utilisée pendant trois années consécutives, sans intention de reprise. Union européenne (Règlement EUTMR, art. Une marque de l’UE est susceptible de déchéance après cinq ans d’inexploitation. France (Code de la propriété intellectuelle, art. Une marque française est considérée comme abandonnée après cinq ans sans usage ni intention de reprise.

Aux États-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque.

Affaire illustrative: General Motors / « La Salle » (TTAB)

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12.

Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé d s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels.

Moyens de prévention du risque de tromperie et obligations du repreneur

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public.

Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’origine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque.

Stratégie d’entreprise: opportunité économique vs. risque juridique

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Faire renaître une marque ancienne peut s’avérer une stratégie marketing brillante… ou une erreur juridique coûteuse. Désignées sous le terme de « marques zombies », ces marques abandonnées mais encore familières évoluent dans une zone grise entre nostalgie commerciale et concurrence déloyale. Une marque zombie est une marque juridiquement abandonnée - du fait de son expiration ou de son absence d’usage - mais qui conserve une notoriété résiduelle auprès du public.

Les marques zombies se situent au carrefour de l’opportunité économique et du flou juridique. Pour les entreprises envisageant une stratégie de revival - ou la défense d’un portefeuille historique - l’accompagnement juridique est indispensable.

Interfaces entre droit et culture: le zombie en fiction et domaine public

Le zombie au cinéma a une existence bien plus ancienne que le film de Romero. On le trouve dès les années 30 aux États-Unis, dans des films comme White Zombie, inspiré de la tradition haïtienne et de la religion vaudou. Le zombie moderne prend sa forme dans les années 1960 grâce à George A. Romero qui sort en 1968 Night of the Living Dead. Mais à cause de l’appartenance immédiate du film au domaine public, ces caractéristiques du zombie ont pu être reprises par d’autres et se disséminer largement.

La raison de cette incongruité, c’est un véritable micmac juridique qui s’est produit à la sortie du film en 1968. A cette époque aux Etats-Unis, une oeuvre ne pouvait être protégée par le droit d’auteur que si une Copyright Notice était incluse dans les crédits, pour indiquer l’identité des détenteurs des droits de propriété intellectuelle. Or juste avant la sortie du film, le distributeur décida de changer le titre initialement prévu Night of The Flesh Eaters en Night of The Living Dead. Le film n’a donc jamais été protégé par le copyright, ce qui ne l’empêcha pas de rencontrer un beau succès en salle, au point d’être considéré comme le film d’horreur le plus profitable de tous les temps.

La propriété intellectuelle, c’est le vol de cervelle ! Les auteurs ont sans doute besoin d’une protection pour pouvoir innover, mais la dynamique même de la création implique que les créations puissent être reprises, modifiées, prolongées, enrichies et ce mouvement a encore été amplifié avec Internet. A présent, ce ne sont plus seulement les artistes qui reprennent les créations antérieures de leur homologue. Le public s’emparent lui aussi de ses œuvres préférées pour les remixer à l’infini. Le succès du zombie illustre en réalité la fécondité du domaine public et son rôle majeur dans le développement de la création.

L’anecdote est peu connue, mais le film Nosferatu le Vampire de F.W. Au début des années 20, le producteur du film, Albin Grau, souhaitait réaliser une adaptation du roman Dracula, mais il ne parvint pas à se faire céder les droits par la veuve de Bram Stoker, particulièrement dure en affaires. Malgré ces précautions, le film fut attaqué en justice avec succès en Allemagne par la veuve de Stoker en 1925. La condamnation entraina la faillite de Prana Films, la société d’Albin Grau et la destruction de la plupart des copies et négatifs du film, ordonnée par les juges. L’histoire aurait pu s’arrêter là si une bobine n’avait pas miraculeusement survécu et été emportée aux Etats-Unis, où à cause d’une erreur d’enregistrement (encore !), le roman Dracula était déjà tombé dans le domaine public.

Night of the Living Dead - (1968) VOSTFR

Exemples jurisprudentiels et enseignements

De même, dans USFL c. En Europe, l’affaire Nehera (T-250/21) a précisé que la simple connaissance historique d’une marque ne suffit pas. Le tribunal exige une reconnaissance contemporaine du consommateur pour établir la mauvaise foi. Sa réactivation peut être refusée ou annulée si elle est de nature à induire en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale (ex. c. Strategic Marks LLC, n°3:2011cv06198 (2011-2016), a confirmé que même un usage limité (T-shirts comportant d’anciens logos) suffisait à maintenir les droits.

En Europe, comme dans l’affaire Nehera, cette bonne foi n’est pas présumée. La bonne foi résiduelle désigne la perception persistante d’une marque dans l’esprit du public, malgré la cessation de son exploitation. Dans Ferrari c. Roberts (6th Cir. • Dans Peter Luger c. Silver Star, n°97-273 (W.D. Mais en Europe, comme dans l’affaire Nehera, cette bonne foi n’est pas présumée.

Pratiques recommandées pour un projet de "revival"

Vérifier l’état juridique exact de la marque: existence d’un titulaire, durée d’inexploitation, droits connexes (dessins, brevets, droits d’auteur).
Évaluer la notoriété contemporaine: la marque doit être reconnue par les consommateurs pour que la résurrection soit efficace.
Anticiper les risques de tromperie: mention explicite de non-lien avec le titulaire originel et respect strict de la qualité des produits ou services si reproduction.
Consulter un conseil juridique spécialisé pour éviter des actions en concurrence déloyale ou risque de déceptivité.

Juridiction	Preuve d'abandon	Remarques
France	5 ans d'inexploitation (art. L 714-5 CPI)	Action possible pour marque déceptive (art. L.711-3 c))
Union européenne	5 ans d'inexploitation (EUTMR)	Déchéance possible après 5 ans
États-Unis	3 ans consécutifs de non-usage (preuve d'abandon)	Interprétation jurisprudentielle et Lanham Act

Les morts-vivants juridiques - ces marques zombies - sont partout à l’interface du droit et de la culture: ils offrent des opportunités marketing réelles mais imposent aussi une analyse prudente du risque juridique. Faire renaître une marque ancienne peut rapporter rapidement une notoriété et diminuer les coûts de lancement, mais cela exige d’évaluer soigneusement l’histoire légale de la marque et la perception actuelle du public.

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